Audyt ochrony marki. 6 błędów przy prawnej analizie znaku towarowego

• Sprawdź ceny za moją pomoc przy analizie marki.

Audyt ochrony marki. Na czym polega?

Wszystko sprowadza się do weryfikacji nazwy i logo. Prawidłowy audyt powinien odpowiadać na trzy pytania:

1. Czy badana marka nie narusza wcześniejszych praw konkurenta?
2. Czy da się ją zarejestrować jako znak towarowy w Polsce lub UE?
3. Czy przedsiębiorca zadbał o autorskie prawa do logo?

Jeżeli znajdę jakieś bezwzględne przeszkody rejestracji, kolizje albo zaniedbania po stronie Klienta, to pokazuję mu jak to obejść. Często wiąże się to z wprowadzeniem w jego marce określonych zmian. Efekt takich zabiegów ma mu zapewnić bezpieczeństwo i silną ochronę znaku towarowego.

Co ciekawe, przy okazji omawiania wniosków z audytu, mocno edukuje Klientów. Nagle zaczynają rozumieć jakiego typy nazwy są silne, a jakie nie. Przykładowo odradzam im wchodzenia w określenia łopatologicznie opisowe, czyli takie które wskazują na rodzaj towaru lub usługi. Pamiętaj też że aby zapewnić sobie pełne prawa do swojej marki, należy ją zarejestrować jako znak towarowy.

Czym na pewno NIE JEST audyt ochrony marki!

Jeden z Klientów powiedział mi kiedyś, że taki audyt to nic skomplikowanego. Wystarczy wpisać słowo w wyszukiwarkę znaków towarowych i jak nic nie wyskoczy to wiemy, że jest wolna. Cóż, jak zaraz Ci pokażę, prawo jest tutaj bardziej skomplikowane.

Poniżej widzisz trzy znaki towarowe zgłoszone do rejestracji. Uwierz mi na słowo, że nikt takich słów nie próbował wcześniej chronić. Czyli badanie na identyczność, o którym mówił mój Klient, mylnie pokazywałoby, że nie ma się czego obawiać.

Finalnie żaden ze znaków nie został zarejestrowany!

Dlaczego?

W pierwszym ekspert dopatrzył się symbolu czerwonego krzyża, którego monopolizować nie można. W drugim, logo było zbyt podobne do znaku drogowego. Są to bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji. Ostatni znak, pomimo tego, że miał fantazyjną nazwę, skutecznie zablokowała Coca-Cola. Prawidłowy audyt ochrony marki pozwoliłby przygotować się na takie problemy.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

Popularne błędy popełniane przez przedsiębiorców przy analizie prawnej marki

Wstępne poszukiwania na identyczność możesz zrobić sam. Nie są one szczególnie skomplikowane, o ile będziesz pamiętał o poniższych zasadach. Dopiero jeżeli uznasz, że rokowania są dobre, skonsultuj się z kancelarią patentową. Możesz nawet zadzwonić i umówić się na prostą rozmowę, czy to co znalazłeś faktycznie Ci zagraża.

1. Każdy znak towarowy o identycznej nazwie to kolizja

W Polsce wniesiono o rejestrację 71 znaków ze słowem FENIX. Na świecie ponad 4 tysiące. Podchodząc do tych wyników jak do szukania wolnej domeny popełnisz błąd. Znaki towarowe zapewniają bowiem ograniczony monopol tylko na daną niszę biznesową. Upraszczając, powinieneś doczytać, że to co znalazłeś dotyczy Twojej konkurencji.

Znaki towarowe chronią przed ryzykiem wprowadzenia w błąd klientów. A jeżeli firmy działają w kompletnie innych sektorach rynku, to takiego zagrożenia nie ma. Spójrz na poniższy przykład. Czy mężczyzna, który chce sprawić żonie prezent w postaci pierścionka, przez pomyłkę kupi jej butelkę wódki? Nie sądzę. ?

Czyli te marki legalnie mogą obok siebie koegzystować.

Co ciekawe możliwa jest ochrona logo jako wzór przemysłowy. Również to należałoby wziąć pod uwagę przy takiej pogłębionej weryfikacji.

Zwróć uwagę na klasy towarowe

Być może zastanawiasz się teraz skąd masz wiedzieć do czego przeznaczona jest dana marka. To znajdziesz w szczegółach konkretnego wniosku. Podmiot ubiegający się o taką rejestrację ma obowiązek wskazania klas, w ramach których będzie działać. Wszystko w oparciu o tzw. Klasyfikację Nicejską. Każda klasa obejmuje pojęcia z innej branży.

Zazwyczaj konkurencja będzie w tej samej klasie, ale…

…uważaj na wyjątki!

Opieranie się tylko na numerkach klas może być zgubne. Czasami zdarza się, że towary z różnych klas są uznawane za podobne. Musisz porównywać znaczenie tych pojęć.

Oto kilka przykładów:

• elektryczne lodówki (klasa 11) są podobne do lodówek nieelektrycznych (klasa 21);
• buty (klasa 25) są podobne do sklepu obuwniczego (klasa 35);
• aplikacja do rezerwacji (klasa 9) jest podobna do usług rezerwowania (klasa 39)

Może zdarzyć się również tak, że w ramach tej samej klasy znajdą się rzeczy kompletnie niepodobne. Moim ulubionym przykładem jest klasa 45. Znajdziesz tam obok siebie usługi przepowiadania przyszłości świadczone przez wróżki oraz… usługi świadczone przez prawników. ?

2. Tylko niewolnicza kopia marki firmy narusza prawo do zastrzeżonego znaku towarowego

Drobna zmiana w nazwie czy logo nie obchodzi prawa! Tymczasem przyjęło się, że o ile nie mamy do czynienia z kopią 1:1 to wszystko ponoć jest legalne. Podejrzewam, że takie przekonanie ludzie wyrobili sobie widząc latami na lokalnych ryneczkach podróbki znanych marek.

Przypominają mi się dwie rozmowy z Klientami. Pierwszy na moje pytanie czy wyraz Adldas (pisane przez „L”) narusza prawa do Adidas-a, odpowiedział, że absolutnie nie. Drugi z kolei robiąc samodzielnie analizę ochrony brandu, powiedział, że ignorował znaki słowno-graficzne (tj. logo). Obaj popełnili elementarne błędy.

Musisz wiedzieć, że nie ma granicy różnic, która będzie bezpieczna. To mit, że zmian należy dokonać 20, 30 czy 52%. Ewentualnie, że niepodobna szata graficzna eliminuje kolizję. Sądy oceniają czy dana marka łamie prawo biorąc pod uwagę płaszczyznę:

• fonetyczną (czyli wymowę);
• graficzną (czyli wygląd logo);
• znaczeniową (za podobne uznano np. znaki LACOSTE i KAJMAN).

To jednak dopiero początek. Kluczowe znaczenie ma specyfika danej branży, cena produktów, poziom uwagi odbiorców, oryginalność samego słowa czy rozpoznawalność znaku wcześniejszego. Część tych rzeczy omawiam w poniższym nagraniu.

3. Nie zwracanie uwagi na to, gdzie nazwa lub logo są zarejestrowane

Może to i banalny błąd, ale powtarza się nagminnie. Znaki towarowe gwarantują bardzo silną ochronę praw do marki, ale w ściśle określonych ramach. Poza omówionymi już towarami i usługami wskazanymi w zgłoszeniu jest to terytorium. Nie mniejsze jednak niż kraj. Czasami również region, typu cała UE.

Analiza ochrony marki powinna pomijać terytoria, na których nie będziesz działać. Jeżeli interesuje Cię tylko Polska, to znak o identycznej nazwie z Peru nie jest kolizją. W rejestrach można znaleźć wiele takich marek, które działają legalnie ponieważ nie nachodzą na siebie terytorialnie.

4. Ignorowanie statusu rejestracji znaków towarowych

Rejestry urzędów patentowych zawierają historyczny obraz życia marki. Powinieneś się temu dokładnie przyjrzeć. Pozwoli to zweryfikować czy prawo, którego się obawiasz jest jeszcze w mocy. Na pewno z samego faktu, że ktoś zgłosił znak o podobnej nazwie nie można wywodzić wniosku o kolizji. Często zresztą po 10 latach takie prawo wygasa, bo właściciel marki zapomniał zapłacić za kolejny okres.

Informacje, które mogą Cię blokować:

• Data wpłynięcia wniosku: Jest to informacja, którego dnia wysłano podanie. Od tej daty będzie liczona 10-letnia ochrona. O ile oczywiście zostanie przyznane prawo ochronne na znak towarowy.

• Data ujawnienia: Urząd odnotowuje w bazach dzień, w którym zamieścił informację o nowym wniosku. Zwykle robi to w ciągu tygodnia.

• Data publikacji w BUP: Bardzo ważna informacja. Oznacza bowiem, że wszystko przebiega prawidłowo. Ekspert nie dopatrzył się żadnych przeszkód bezwzględnych.

• Koniec okresu sprzeciwowego: Konkurenci, którzy chcą zablokować rejestrację mogą złożyć sprzeciw. Mają na to 3 miesiące od dnia publikacji w BUP.

• Data udzielenia prawa: O ile taka informacja znajdzie się w rejestrze to masz pewność, że prawo jest w mocy. Zgłaszający przeszedł skutecznie wszystkie formalności i jego oznaczenie korzysta z monopolu jako zarejestrowany znak towarowy.

• Data publikacji w WUP: Finalny status prawa jest publikowany w Wiadomościach UP. Po tej dacie wysyłane jest świadectwo ochronne.

Jeżeli analizowany przez Ciebie znak jest na którymś z tych etapów, to masz się czego obawiać. Istnieje bowiem ryzyko, że w perspektywie najbliższych miesięcy uzyska jednak monopol. A wtedy konkurent będzie miał w ręku narzędzie, aby Cię blokować.

Tzw. linia czasu prezentuje się w rejestrze tak:

Statusy potwierdzające, że jesteś bezpieczny:

Wszystkie sprowadzają się do tego, że prawo, które mogło Ci zagrażać nie jest w mocy.

• Umorzenie postępowania. To może świadczyć o błędach formalnych zgłaszającego. Tak się stanie, jeżeli nie odpowie w terminie na pismo z UPRP. Ewentualnie wystąpi z wnioskiem o wycofanie wniosku.

• Odmowa. Może nastąpić z wielu powodów. Najczęściej ekspert uznaje znak za opisowy i sam blokuje rejestrację. Może to być też efekt postępowania sprzeciwowego. O ile zakończy się decyzją o uznaniu wcześniejszego znaku za kolizyjny, urząd patentowy odmawia rejestracji.

• Wygaśnięcie prawa. Znaki towarowe mają „okres ważności”, który wynosi 10 lat. Naturalnie można go przedłużyć, ale wiele osób o tym zapomina. Czasami firma, na którą zrobiono zastrzeżenie dawno nie istnieje.

5. Audyt ochrony marki pomija nazwy niezastrzeżone w Urzędzie Patentowym

Innym popularnym mitem jest ten, że skoro dana marka nie została zastrzeżona, to prawo ją nie chroni. Ludzie działają wtedy w myśl zasady „Kto pierwszy, ten lepszy” i robią takie zgłoszenie na siebie. Błędnie zakładają, że wraz z otrzymaniem świadectwa ochronnego zyskają potwierdzenie, że mogą posługiwać się taką marką.

Wielokrotnie obserwuję wtedy ich dziką agresję.

Po cichu rejestrują znak, a potem masowo żądają od innych firm zmiany nazwy. Oczekują przy okazji zapłaty ogromnego odszkodowania. Tymczasem nawet, jeżeli ktoś swojej marki nie zastrzegł, to i tak prawo do pewnego stopnia ją zabezpiecza.

Może Ci grozić spór o prawa do nazwy firmy

Naturalną strategią ochronną firm, które zostaną tak zaatakowane jest próba unieważnienia spornego znaku. W tym celu mogą się powoływać na:

• prawo do firmy (wpis do CEIDG lub KRS);
• prawa autorskie do logo;
• prawa do znaków niezarejestrowanych.

O ile mamy do czynienia z ewidentną kradzieżą marki przez byłego pracownika, wspólnika czy trolla, to można podnosić zarzut złej wiary. Należy wtedy wykazać, że ktoś dokonał rejestracji z nagannych pobudek. Np. celem szantażowania firmy, która daną nazwą posługiwała się pierwsza. Możesz się powoływać na przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

6. Zapłaciłem grafikowi, więc mam prawa autorskie do logo firmy

Analiza ochrony marki nie może pomijać autorskich praw. Aby stać się właścicielem praw do logo swojej firmy nie wystarczy rozliczyć się z grafikiem. Mało tego, nie wystarczy, że oboje zgodzicie się na to, że taka płatność obejmuje przeniesienie tych praw. Pod rygorem nieważności wymagana jest pisemna umowa. W przeciwnym razie prawa nadal należą do twórcy.

Taka osoba w każdej chwili może:

• wystąpić o unieważnienie Twojego znaku towarowego;
• zakazać Ci posługiwania się jego własnością;
• zażądać opłat za korzystanie z logo;
• przenieść autorskie prawa na Twoją konkurencję.

Wiem, że teraz straszę, ale sprawa jest poważna. Umowy są na czas wojny. Jeżeli więc z taką osobą masz kontakt i wasze relacje są dobre, to dopełnij tych formalności. Możesz nawet na zachętę coś mu za to zapłacić. Pamiętaj, że kupujesz sobie w ten sposób bezpieczeństwo. Mogę się tym wszystkim dla Ciebie zająć.

Kancelaria patentowa a audyt prawny marki. Co daje pomoc rzecznika patentowego?

Nie musisz się na wszystkim znać. Warto jednak korzystać z pomocy specjalistów w swojej niszy. Tym artykułem pokazałem Ci, że audyt ochrony brandu jest pełen niuansów.

Oczywiście możesz go spróbować zrobić samodzielnie. I najpewniej największe kolizje łatwo zlokalizujesz. Tylko czy na pewno wyłapiesz wszystkie zagrożenia?

Twoje indywidualne odczucia nie mają tutaj znaczenia. Liczy się tylko to czy sąd również nie dostrzeże kolizji z konkurentem. Możesz się tego dowiedzieć korzystając z mojej pomocy. Siedzę po same uszy w tych znakach. Codziennie robię:

• badania rynku;
• „opatentowanie” marek;
• prowadzę postępowania sporne.

Jeżeli więc widzę, że dane oznaczenie ma małe szanse powodzenia, w pisemnej opinii pokażę Ci co zrobić, aby wszystkie przeszkody obejść.

Osiągamy tym również ważniejszy cel. Twoja nazwa lub logo przestaje naruszać prawo. Konkurent, który Cię zobaczy raczej odpuści sobie wtedy atak. A jeżeli to go nie zniechęci, to mamy w ręku wiele argumentów do wykazania, że różnice są wystarczające.

Zobacz również:

• Trolle od znaków towarowych. Co każdy przedsiębiorca powinien o nich wiedzieć
• Zastrzeżenie nazwy i logo firmy. Czy to są dwa podania dla przedsiębiorcy?
• Czy pojedyncze słowo jest chronione prawem autorskim?
• Prawo własności intelektualnej a ochrona własności przemysłowej
• Badanie znaku towarowego pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze!
• Spór o logo zespołu muzycznego PIERSI okiem prawnika
• Czym jest sprzeciw do rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym?
• Chcę „opatentować” swój znak towarowy. Ile będę czekać na świadectwo ochronne?
• Przykłady wzorów przemysłowych. Co może korzystać z ochrony w Urzędzie Patentowym?