Mikołaj Lech
rzecznik patentowy
Spis treści
- • Naruszenie znaku towarowego. Jakich błędów unikać?
- • 1) Weryfikacja sprawy tylko na własną rękę
- • 2) Naruszenia znaku towarowego nie ma, bo nazwy się różnią
- • 3) Zastrzegę nazwę firmy. To potwierdzi, że nie łamię prawa
- • 4) Nie odbieranie listów z sądu oraz kancelarii konkurenta
- • 5) Samodzielne negocjacje z prawnikami w przypadku naruszenia
- • 6) Założenie, że skoro pisze do mnie prawnik to prawo zostało naruszone
- • Naruszenie cudzego znaku towarowego – podsumowanie
Naruszenie znaku towarowego. Jakich błędów unikać?
Jako rzecznik patentowy często pomagam w sporach o prawa do marek. Dołączam do nich na różnych etapach. Zwykle ich intensywność można stopniować:
- Odbierasz telefon, maila lub wiadomość w social mediach z żądaniem zmiany nazwy firmy.
- Konkurent publicznie oskarża Cię o łamanie prawa do swojego znaku towarowego (np. na Facebooku).
- Przychodzi do Ciebie oficjalne pismo ostrzegawcze z kancelarii prawnej (wezwanie z tytułu naruszenia prawa ochronnego).
- Ktoś wnosi sprzeciw do zgłoszonego przez Ciebie znaku towarowego.
- Otrzymujesz pozew o naruszenie znaku towarowego, w którym czytasz:
Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone (…) może żądać od osoby, która naruszyła to prawo (…) w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.
Art. 296 ust. 1 Ustawy prawo własności przemysłowej
Każda taka historia wywołuje ogromny stres. Niektóre osoby nie mogą spać myśląc o odszkodowaniu i roszczeniach przysługujących w razie naruszenia prawa. Inne szukają szybkiej odpowiedzi w internecie co robić. Tutaj musisz być ostrożnym. Ludzie często w pierwszym odruchu kierują się popularnymi mitami. Pogarszają tym tylko swoją sytuację. Poniżej zebrałem najczęstsze „grzechy”, z którymi się spotykam.
Oby te informacje uchroniły Cię przed takimi problemami.
– Błąd 1 –
Weryfikacja sprawy tylko na własną rękę
Znaki towarowe to na tyle specyficzna materia, że nawet sędziowie mają z nią problemy. Doprowadzało to w przeszłości do wielu zaskakujących (niemiło) wyroków.
Właśnie dlatego w 2020 r. powołano specjalistyczne sądy własności intelektualnej. Czy to rozwiązało problemy? Nie! Sędziowie oddelegowani do prowadzenia tych spraw dopiero się ich uczą. Zbierają jednak doświadczenie i z biegiem lat sytuacja się poprawi.
I teraz pomyśl.
Skoro nawet sędziowie miewają wątpliwości czy w danej sprawie naruszenie miało miejsce, to skąd u Ciebie ta pewność, że dobrze wszystko zinterpretowałeś? Czy bierzesz pod uwagę to, że możesz się mylić? Jakie to będzie rodzić konsekwencje dla Twojej firmy? W prawie nic nie jest tak proste jak się wydaje.
Piszę o tym, ponieważ często odzywają się do mnie ludzie, którzy chcą mi zlecić odpowiedź na pismo. Nie widzą jednak potrzeby analizowanie ich sprawy. Oczekują jedynie przygotowania takiej odpowiedzi, która zmiażdży prawników konkurenta. Tyle, że strategii działania mamy zwykle kilka. Jedne bardziej ryzykowne, drugie mniej.
Niestety, ale bez elementarnej weryfikacji sprawy, odmawiam takiej współpracy.
Jak pracuje lekarz?
Załóżmy, że boli Cię brzuch i idziesz z tym do lekarza. To oczywiste, że zanim ten postawi diagnozę musi Cię zbadać. Ból jest czymś spowodowany. Znając przyczynę może zastosować najlepszą terapię oraz przepisać leki.
Jako rzecznik patentowy pracuję tak samo, tyle że z firmami. Pominięcie etapu analizy prawnej sprawy (czy doszło do naruszenia, co grozi za naruszenie), jest jak wejście do gabinetu lekarza ze słowami:
Doczytałem w internecie co mi dolega. Pomińmy etap wywiadu. Proszę o receptę na leki X, Y i Z.
Dalsza część artykułu pod formularzem.
– Błąd 2 –
Naruszenia znaku towarowego nie ma, bo nazwy się różnią
Gdyby znaki towarowe były chronione jedynie na identyczność to ich rejestracja nie miałaby sensu. Każdy łatwo by to prawo obchodził. Poniżej masz przykład naiwnej modyfikacji nazwy. Jak myślisz, czy ORLEN zmusił ORLIN do zmiany nazwy?
Oceniając ewentualne naruszenie znaku towarowego sądy ustalają czy późniejszy znak może wprowadzić w błąd. Od razu pomyślisz „Mojej nazwy nikt nie pomyli”. Obawiam się jednak, że nie jesteś tutaj obiektywny. Bardzo byś chciał, aby tak było. Niestety mówiąc szczerze, Twoja opinia nie ma znaczenia. Liczy się tylko to, jak sytuację oceni Urząd Patentowy lub sędzia, jeżeli ktoś Cię pozwie.
Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:
1) ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towarów;
2) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
3) lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.
Art. 296 ust. 2 Ustawy – Prawo własności przemysłowej
W skrócie, mówimy o następujących sytuacjach:
- Twoja nazwa jest identyczna z zastrzeżonym znakiem towarowym i oznaczasz nią te same produkty lub usługi.
- Twoja nazwa jest zbliżona do zastrzeżonego znaku, a Ty używasz jej do oznaczenia identycznych lub podobnych produktów/usług. Zbieżność jest na tyle istotna, że może prowadzić do pomyłek wśród konsumentów.
- Twoja nazwa jest podobna do renomowanego znaku towarowego i używasz jej do oznaczania dowolnych produktów lub usług.
Zasady te dotyczą również logo. Zazwyczaj zmiana stylizacji graficznej nie jest wystarczająca do uniknięcia konfliktu.
Przykład:
EUIPO uznało, że znak towarowy Pingvalue jest kolizyjnie podobny do wcześniejszego znaku PING. Unieważnił więc to prawo. Zwróć uwagę, że nazwa i logo nie są identyczne.
Nie wiem czy zauważyłeś, że nawet świetni prawnicy, jeżeli ktoś ich pozwie, korzystają w sądzie z pełnomocnika. Dlaczego? Ponieważ taki adwokat lub radca prawny, który ich zastępuje, nie jest emocjonalnie związany ze sprawą. Myśli więc trzeźwo, a to sprawia, że nie robi głupich błędów.
Początek sporu to dobry moment, aby skorzystać z konsultacji rzecznika patentowego. Dostaniesz wtedy obiektywną odpowiedź czy masz się czego obawiać.
– Błąd 3 –
Zastrzegę nazwę firmy. To potwierdzi, że nie łamię cudzego prawa
Czas powiedzieć nieco więcej o historii ze wstępu.
Właściwie to już standard, że jak dochodzi do konfliktu, zawsze jedna bądź druga strona zgłasza sporną nazwę do Urzędu Patentowego na siebie. Ludzie myślą, że dzięki temu unikną kary. To, że taki krok rzekomo załatwia sprawę, potwierdzają reklamy firm zarabiających na rejestrowaniu znaków.
Ponoć wystarczy znak zastrzec, aby zmusić konkurenta do zmiany nazwy. W jednym z takich filmików na Facebooku usłyszałem nawet sformułowanie, że:
Pan Janusz nie zastrzegł znaku towarowego i stracił firmę w 7 dni.
Serio? To na odpowiedź na pozew jest minimum 14 dni. 🙂
Zgłoszenie nie ma sensu w przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy. To Ci nic nie da, a zmarnujesz tylko pieniądze. W obecnej procedurze ekspert rozpatrujący zgłoszenie nie weryfikuje czy istnieją znaki podobne. To sprawia, że zastrzeżesz nawet logo SNICKERS, o ile prawnicy tej marki nie złożą sprzeciwu. Małe firmy rzadko monitorują takie zgłoszenia, więc często konkurencja z sukcesem przejmuje prawa do ich marek.
Tyle, że skuteczna rejestracja nie jest okolicznością łagodzącą w sądzie!
Historia sporu o nazwę sklep internetowego
Trafiła do mnie kiedyś sprawa sporu o domenę internetową sklepu internetowego. Właściwie to dostałem do ręki prawomocny wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Technicznie rzecz biorąc, nic nie można było już zrobić. Zapoznałem się z więc po prostu z treścią uzasadnienia. Klientka broniła się sama, popełniając przy tym masę błędów.
Głównym było przekonanie, że po rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym „zabetonuje” swoje prawa do nazwy sklepu. Wielokrotnie w pismach powtarzała: „Nazwy sklepów nie są podobne, ponieważ Urząd Patentowy dał mi ochronę. Gdyby ekspert dostrzegł kolizję to by mi się to nie udało.”
Rzecznik patentowy, który reprezentował jej konkurenta, książkowo ją wypunktował. Napisał, że jego klient prowadził swój sklep internetowy już od 5 lat. Chronią go więc przepisy dot. znaków niezarejestrowanych (m.in. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). A jako, że nazwy obu sklepów różnią się jedną literką, to ich klienci mogą się pomylić.
Sama rejestracja znaku towarowego nie legalizuje marki i świadczy jedynie o tym, że jego klient nie złożył w odpowiednim czasie sprzeciwu. Finał sprawy był taki, że klientka straciła domenę internetową, na której stał jej sklep.
– Błąd 4 –
Nie odbieranie listów z sądu oraz kancelarii konkurenta w przypadku naruszenia
To może się wydawać nieprawdopodobne, ale faktycznie ma miejsce. W zeszłym roku wysłałem list ostrzegawczy do drobnego przedsiębiorcy z Trójmiasta. To było książkowe naruszenie znaku towarowego. W wyznaczonym terminie nie odpisał. Postanowiliśmy więc powalczyć o domenę, której używał. Złożyliśmy zapis na Sąd Polubowny .
Czekamy i czekamy, a w sprawie nic się nie dzieje. Po telefonie do recepcji sądu okazało się, że abonent dwukrotnie nie odebrał od nich pism. Jakie to rodziło dla niego konsekwencje? Sprawę przegrał walkowerem.
NASK rozwiązał automatycznie z nim umowę abonencką na domenę, a nasz Klient szybko ją przejął. Któregoś dnia ten człowiek musiał wejść na swoją stronę i zauważyć, że jest tam oferta mojego Klienta.
Z podejściem typu „zamknę oczy i problemy znikną” częściej spotykam się na etapie przedprocesowym. Wysyłamy pismo ostrzegawcze, które jest wstępem do rozmów, ale nie dostajemy żadnej odpowiedzi.
Taka firma nie daje mi wtedy wyboru co do kolejnych kroków.
– Błąd 5 –
Samodzielne negocjacje z prawnikami, gdy dochodzi do naruszenia znaku towarowego i roszczeń
Zawsze warto rozmawiać. W najgorszym przypadku do ugody nie dojdzie i będziesz w punkcie wyjścia. Zaskakująco często okazuje się, że pole do kompromisu jednak istnieje.
Tylko wszystko trzeba robić z głową.
Niektóre osoby nie przepadają za prawnikami (delikatnie mówiąc). Uważają, że w takich rozmowach tylko będą przeszkadzać. Decydują się więc prowadzić negocjacje z kancelarią konkurenta osobiście.
Błąd takiej strategii polega na tym, że nie będziesz równorzędnym partnerem do rozmowy. To tak jakbyś rozpoczynał partię szachów z Kasparovem. Pozornie każdy z was ma 50% szans na wygraną. W praktyce naprzeciwko siebie masz prawdziwego wyjadacza, który jest mistrzem w swoim fachu.
Działając w dobrej wierze możesz sobie tylko zaszkodzić. Ja coś takiego odbieram jako słabość przeciwnika i brak profesjonalizmu.
Jak mi nie wierzysz, to otwórz teraz pismo, które dostałeś. Często prawnicy piszą tam, że masz podpisać załączone oświadczenie. Wtedy ich klient rozważy nie składanie pozwu o naruszenie danego znaku towarowego.
Ty pełen nadziei robisz co każą… i wpadasz w zastawioną pułapkę.
Taki dokument nie jest ugodą, która kończy sprawę. Podpisanie oświadczenia to przyznanie się do winy, że prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone. Teraz to od przeciwnika zależy czy Ci odpuści. Jeżeli dostał na tacy taki dowód winy, to może go to zachęcić do agresywniejszych kroków.
Unikniesz tego błędu zlecając negocjacje swojemu rzecznikowi patentowemu.
Zobacz również:
- Co oznacza R w kółku przy logo?
- Badanie znaku towarowego płatne vs darmowe
- Jaki jest koszt zastrzeżenia znaku towarowego?
– Błąd 6 –
Założenie, że skoro pisze do mnie prawnik to naruszam prawo do znaku towarowego
Przeciętny przedsiębiorca nie ma zwykle do czynienia z sądami czy prawnikami. Jeżeli otrzymuje pismo ostrzegawcze z długą listą roszczeń, to zakłada, że coś musi być na rzeczy. Paraliżuje go wtedy strach i najchętniej zrzuciłby ten ciężar z barków.
Zdradzę Ci jednak pewną tajemnicę.
Prawnicy masowo wysyłają takie straszaki. Również w sytuacjach, kiedy naruszenie znaku towarowego jest mocno naciągane. Liczą po prostu, że jakaś część adresatów się przestraszy i bez walki przystanie na ich warunki. Niestety mają rację. Pewien procent osób nie uda się nawet po poradę prawną, tylko (patrz błąd nr 1 i 5) będzie działać samodzielnie.
W praktyce często znajduję argumenty na obronę moich Klientów.
Myli się ten, kto myśli, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może każdego zmusić do zmiany nazwy. Od tej ogólnej zasady jest wiele wyjątków. Rzecznik patentowy, który mocno siedzi w prawnej ochronie marki łatwo je zauważy. Dlatego nawet, jeżeli myślisz, że Twoja sprawa jest beznadziejna, nie trać nadziei i skonsultuj się ze specjalistą.
Historia Klienta
Niedawno odezwał się do mnie właściciel pewnego rodzinnego warsztatu samochodowego. Napisała do niego firma, która miała zastrzeżony słowny znak towarowy. On używał go w swojej dwu członowej nazwie. Zagrozili mu pozwem, jeżeli nie zrobi rebrandingu i nie odda im firmowej domeny.
Pozornie sytuacja wyglądała źle. Konkurenci mieli sieć salonów w całej Polsce, działali od ponad 10 lat i mieli zastrzeżony znak towarowy.
Tyle, że mój Klient swoją działalność otworzył ponad 15 lat temu. Charakter jego biznesu sprawiał, że kwalifikował się na tzw. używacza uprzedniego. Mogłem mu przekazać dobrą informację, że wybronimy go w tej sprawie. I faktycznie wystarczyło jedno dopieszczone merytorycznie pismo, aby mu odpuścili.
Co ciekawe, niewiele brakowało, aby Klient zgodził by się na ich warunki. Przerażała go po prostu wizja procesu sądowego, odszkodowania czy innych kar. Na szczęście jego syn trafił na moje filmy i namówił ojca na konsultację. 🙂
Naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego. Co grozi za naruszenie? Podsumowanie
Mówi się, że nie ryzykuje tylko ten, który nic nie robi.
Większość osób, nawet jeżeli narusza cudze prawa, to robi to nieświadomie. Ot, nie wiedzieli, że powinni zweryfikować nazwę w Urzędzie Patentowym. Jeżeli czeka Cię spór, to nie działaj pochopnie. Na pewno unikaj poniższych sześciu najczęstszych błędów:
- Rezygnacja z pomocy prawnej specjalisty na rzecz samodzielnej analizy.
- Założenie, że naruszenia prawa nie ma, bo nazwy się różnią.
- Zgłoszenie spornej nazwy lub logo do rejestracji w Urzędzie Patentowym.
- Nie odbieranie listów z sądu oraz kancelarii konkurenta.
- Samodzielne negocjacje z prawnikami.
- Założenie, że skoro pisze do mnie prawnik, to nastąpiło naruszenie prawa.
Zobacz również:
- Jak zastrzec nazwę firmy? Procedura na Polskę, UE i świat
- Czy można zastrzec znak towarowy na osobę fizyczną?
- Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego
- Jak sprawdzić czy logo jest plagiatem?
- Co daje zastrzeżenie znaku towarowego? 7 KORZYŚCI!
- Jak zastrzec znak towarowy? 7 etapów procedury
- Prawo autorskie VS znak towarowy. Co daje lepszą ochronę?
- Jak sprawdzić czy nazwa firmy jest dostępna?
- Gdzie rejestruje się nazwę i logo firmy?
FAQ
Gdzie zgłosić naruszenie znaku towarowego?
Jeżeli zastrzegłeś swoją nazwę firmy w formie znaku towarowego, to masz w ręku silne narzędzie prawne✅ do walki z nieuczciwą konkurencją. Naturalnie możesz taką osobę pozwać, ale są prostsze sposoby, aby zablokować jej działalność.
⛔️ Złóż mailowo skargę na Allegro, a platforma w kilka godzin usunie ofertę naruszyciela. Musisz mieć tylko skan świadectwa ochronnego.
⛔️ Napisz do Facebooka, a ten zablokuje fanpage wykorzystujący w nazwie Twój znak towarowy. Zablokowane zostaną też konta prywatne, które są z nim powiązane.
⛔️ Poinformuj YouTube, Instagram, TikTok o tym, że ktoś nielegalnie posługuje się Twoją marką, a usuną wszystkie jego publikacje.
Dopiero, jeżeli chcesz uzyskać odszkodowanie albo odebrać konkurentowi domenę 👈, idź do sądu. Wcześniej wyślij takiej osobie pismo z żądaniem spełnienia tych warunków. Mając zastrzeżoną markę jesteś na lepszej pozycji.
Kto jest właścicielem chronionego znaku towarowego? Jak to sprawdzić?
Znaki towarowe zastrzega się w Urzędzie Patentowym. Co prawda wiąże się to z koniecznością wniesienia opłat urzędowych 💲, ale w zamian otrzymujesz monopol na swoją markę. Potwierdza to wydane świadectwo ochronne, które jest niczym akt notarialny.
Jeżeli chcesz sprawdzić, kto jest właścicielem znaku towarowego powinieneś sprawdzić wyszukiwarki odpowiednich urzędów:
👉 Urzędu Patentowego RP (UPRP);
👉 Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);
👉 Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
Uważaj na popularny mit❌. Nawet, jeżeli nie znajdziesz tam szukanej nazwy, może się okazać, że nie wolno Ci się nią posługiwać. Po pierwsze prawo chroni też znaki niezarejestrowane. A po drugie te, które ktoś zastrzegł – chronią również na podobieństwo! Dlatego zrób pogłębioną analizę marki ✅, a nie tylko weryfikację na identyczność.
