Mikołaj Lech
rzecznik patentowy
Spis treści
- • Jak zarejestrować znak towarowy? Diabeł tkwi w szczegółach
- • Jak o 50% podnieść szanse na uzyskania prawa ochronnego na znak?
- • Jak zastrzec znak towarowy krok po kroku? – 7 ETAPÓW
- • #1 Wstępna analiza brandu
- • #2 Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego
- • Weryfikacja nazwy przez rzecznika patentowego
- • #3 Wniosek o udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy
- • Jak zastrzec znak towarowy z rzecznikiem patentowym?
- • #4 Okres na składanie sprzeciwów do zgłoszenia
- • #5 Decyzja o przyznaniu prawa ochronnego na znak towarowy
- • #6 Wydanie świadectwa ochronnego
- • Jak zastrzec znak towarowy z rzecznikiem patentowym?
- • #7 Monitorowanie znaków towarowych
- • Jak zastrzec swój znak towarowy? Zacznij od badania
Jak zastrzec swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym? Diabeł tkwi w szczegółach
Na pozór cała procedura może się wydawać banalna. Wypełniasz wniosek o rejestrację znaku towarowego, uiszczasz opłaty zgłoszeniowe i czekasz aż przyjdzie do Ciebie świadectwo rejestracji.
Tylko, że te wszystkie subtelności i niuanse prawne mogą zadecydować o tym, że ochrony w ogóle nie otrzymasz. Ewentualnie, że niepozorne zgłoszenie stanie się dla Ciebie początkiem wieloletniego sporu o prawa do marki.
Wiedziałeś, że skuteczna rejestracja nie legalizuje marki? To znaczy, że jeżeli jest ona podobna do znaku towarowego zastrzeżonego wcześniej, to w każdej chwili możesz być pozwany. Unikniesz tego robiąc wcześniej analizę prawną marki.
Często spotykam się również z mitem, że każde logo chroni nazwę firmy. To zbytnie uproszczenie. Jeżeli nazwa jest opisowa, to logo jej nie zabezpiecza. Koronnym dowodem na to jest sytuacja, kiedy Urząd Patentowy odmawia rejestracji na znak słowny.
Przykład:
W takim przypadku wydasz pieniądze na rejestrację, a i tak nie zmusisz konkurenta do zmiany nazwy. Bez względu na to co Cię skłoniło do zgłoszenia znaku towarowego, warto abyś wcześniej umówił się na konsultację z rzecznikiem patentowym.
Czy wiesz, że?
Znaki towarowe zgłaszane z pomocą doświadczonego pełnomocnika są o 50% częściej rejestrowane niż znaki zgłaszane samodzielnie.
Prawnicy zajmujący się znakami towarowymi nie są niezbędni do pomyślnego zakończenia całego postępowania, ale znacznie zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu.
Takie są wnioski z badania Stanford Technology Law Review z 2013 r., w którym przeanalizowano wszystkie zgłoszone w USA znaki towarowe w latach 1985-2010.
Procedura rejestracji znaku towarowego. Poznaj 7 etapów
- Wstępna analiza prawna marki.
- Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego.
- Zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji.
- Okres sprzeciwowy.
- Decyzja o rejestracji znaku towarowego.
- Wydanie świadectwa ochronnego.
- Monitorowanie znaku towarowego.
Ochrona jest udzielana na znak towarowy po jego prawidłowej rejestracji i zatwierdzeniu przez Urząd Patentowy.
1. Wstępna analiza prawna marki. Sprawdź swój znak towarowy
Znak towarowy to każde oznaczenie, które wyróżniania towary i usługi.
Tak jak pisałem wcześniej, pewne nazwy nie zostaną zarejestrowane jako znak towarowy.
Chodzi o przypadki bardziej i mniej oczywiste. Upraszczając, jeżeli potencjalny klient od razu i bez cienia zastanowienia odczyta co oferujesz pod swoją nazwą to masz problem. Ekspert uzna to za bezwzględną przeszkodę rejestracji i odmówi Ci ochrony. Przykładowo jak myślisz co jest sprzedawane pod nazwą soczewki24?
Raczej nie traktory. 🙂
Co robi rzecznik patentowy?
Powyższy przykład jest „łopatologicznie opisowy”. Tylko częściej trafiają do mnie sprawy wymagające dokopania się do tych informacji. No bo czy nazwa BMS dla systemu zarządzania budynkiem jest fantazyjna? Dla zwykłego śmiertelnika tak, ale dla osób budujących inteligentne budynki już nie. Wytłumaczenie skrótu jest na Wikipedii.
Rzecznik patentowy na tym etapie oceni czy masz w ogóle szanse na ochronę samej nazwy. Ewentualnie wskaże Ci jak zastrzec znak towarowy słowno-graficzny. Okazuje się, że ubierając określenie opisowe w „oryginalny garniturek”, całość da się zarejestrować.
Zobacz również:
- Czy znak towarowy może zostać zarejestrowany na osobę prywatną?
- Co oznacza symbol R w kółku?
- Jak sprawdzić czy nazwa jest dostępna?
2. Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Jakie są szanse na ochronę znaku towarowego?
To etap, który wymaga najwięcej pracy. Kolizją dla Twojego zgłoszenia mogą być znaki towarowe nie tylko identyczne ale również podobne. Innymi słowy to, że nie znalazłeś w rejestrze swojej nazwy nie oznacza, że możesz się czuć bezpiecznie.
Plusem aktualnej procedury jest to, że ekspert z Urzędu Patentowego nie przeprowadza etapu drugiego. Czyli nie weryfikuje, czy są zarejestrowane znaki identyczne lub podobne do znaku zgłoszonego. Czeka jedynie 3 miesiące czy ich właściciele złożą formalny sprzeciw.
UPRP (w przeciwieństwie do EUIPO) nie poinformuje takich firm o Twoim zgłoszeniu. To daje nadzieje, że mogą przeoczyć okienko na złożenie sprzeciwu. Tyle, że mogą jeszcze takie przeoczenie naprawić wnosząc o unieważnienie prawa do znaku towarowego. Mają na to aż 5 lat! Taki był finał poniższego sporu:
Badanie powinno dać Ci odpowiedź nie tyle na pytanie, czy masz szanse na rejestrację, co czy posługując się daną nazwą nie naruszysz cudzych praw. Mówiąc brutalnie szczerze, nie jest ważne czy według Ciebie znaki różnią się dostatecznie. Liczy się tylko to, jak zinterpretuje to Urząd Patentowy lub sąd, jak ktoś Cię pozwie.
Co robi rzecznik patentowy?
Kiedy weryfikuję znak towarowy, jestem całkowicie obiektywny. Wiem, że Klient oczekuje pozytywnych informacji. Często przecież jest już ze swoją marką na rynku. Niestety średnio kolizje lokalizuję w 1/3 spraw na Polskę i aż 1/2 spraw na Unię Europejską! W świecie znaków towarowych jest dzisiaj ekstremalnie ciasno.
Co wtedy robię? Zawsze przygotowuję pisemną opinię z wnioskami i rekomendacjami. Wskazuję tam jak zastrzec znak towarowy, aby obejść znalezione przeszkody. Polega to na dostosowaniu znaku do rejestracji poprzez dokonanie większych lub mniejszych zmian.
Wszystko po to, abym miał argumenty do obrony, jeżeli ktoś Klienta zaatakuje. Czyli staram się myśleć jak szachista – kilka kroków do przodu.
UWAGA! Zarejestruj znak słowny i logo firmy za mniej – Skorzystaj z dotacji!
Możesz obniżyć opłaty urzędowe za rejestrację marki aż o 75% dzięki dotacjom z UE. Program skierowany jest do firm z sektora MŚP, a jego górna granica wynosi 700 EUR. W zeszłym roku 100% złożonych przeze mnie wniosków zakończyło się przyznaniem grantu. Chętnie pomogę Ci uzyskać taką dotację. Po prostu napisz do mnie przez formularz.
Dalsza część artykułu pod formularzem.
3. Zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji. Nazwa firmy czy logo? Jakie wskazać towary i usługi?
Złożenie wniosku o rejestrację znaku możesz zrobić on-line na stronie:
- Urzędu Patentowego RP (ochrona znaku towarowego w Polsce);
- Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (ochrona w 27 krajach UE);
- Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (wybrana wiązka krajów świata).
Podanie powinno zawierać:
- dane zgłaszającego;
- określenie formy znaku (najczęściej nazwa lub logo);
- towary i usługi wybrane wg klasyfikacji nicejskiej.
Koszt rejestracji znaku towarowego
To będzie też moment, kiedy musisz uiścić opłaty zgłoszeniowe. Ich wysokość zależy od zasięgu terytorialnego żądanej ochrony, ilości klas towarowych oraz formy znaku. Szczegółowo, na wielu przykładach tłumaczę to w poniższym nagraniu.
Przykładowo zgłoszenia znaku towarowego w jednej klasie towarowej na terenie Polski wynosi 890 zł.
Jak zarejestrować znak towarowy z rzecznikiem patentowym?
Samo zgłoszenie jest jak czubek góry lodowej. To coś co widać. Cały ogrom pracy pochłaniają przygotowania. No bo mając wiedzę o kolizjach, wdrażam w życie zalecenia jak je obejść. Może to być zgłoszenie logo zamiast nazwy. Czasami to Klient musiał się na pracować wymyślając nowe warianty znaku.
Jeżeli jestem pełnomocnikiem przy zgłoszeniu to robię wszystko za niego:
- przygotowuję wykaz towarów i usług,
- składam wniosek,
- koresponduję z ekspertem,
- pilnuję terminów,
- wnoszę w jego imieniu opłaty za zgłoszenie znaku towarowego.
W przypadku wspólnego znaku towarowego lub zgłoszenia znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego przygotuję także regulamin znaku.
To na mnie teraz spoczywa odpowiedzialność za to jak zakończy się cała procedura udzielenia prawa ochronnego na Twój znak towarowy.
4. Okres sprzeciwowy. Uważaj na podobne znaki!
Po kilku dniach od zgłoszenia, Urząd Patentowy RP ujawnia to w swoich rejestrach. O ile ekspert nie dopatrzy się przeszkód z etapu 1, to następuje potem publikacja znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego dnia biegnie 3 miesięczny okres na składanie sprzeciwów.
Pozwolę sobie to zobrazować zgłoszeniem naszego firmowego sloganu reklamowego „Doświadczenie to nasz znak towarowy”. Zwróć uwagę na informacje na linii czasu.
Jak uzyskać prawo ochronne na znak towarowy z rzecznikiem patentowym?
Ja swoim Klientom mówię, że jeżeli po zgłoszeniu nie odzywam się przez kilka miesięcy to powinni się cieszyć. Znaczy to tyle, że wszystko idzie zgodnie z planem. 🙂 A co złego może się wydarzyć? Przykładowo prawnicy konkurenta, grożąc złożeniem sprzeciwu, mogą zażądać wycofania zgłoszenia.
Moją rolą jest wtedy ocena, czy faktycznie mają czym nam zagrozić. Jeżeli nie, to merytorycznie ich punktuję w odpowiedzi. Z drugiej strony nie ma sensu wchodzić w spór, którego nie masz szansy wygrać. Zawsze możemy jednak podjąć próbę negocjacji. W zaskakująco wielu sprawach udaje się nam dojść do porozumienia.
Uważaj na pisma od oszustów!
Każdego Klienta uprzedzam, że po publikacji informacji o zgłoszeniu na pewno otrzyma pismo od oszustów. Przestępcy kopiują 1:1 typowe wezwanie z Urzędu Patentowego, ale podstawiają swój numer konta. Ludzie tylko z grubsza rozumieją jak zastrzec znak towarowy. Osoby najbardziej zabiegane, widząc list z logo Urzędu szybko płacą naciągaczom. Te pieniądze są już później nie do odzyskania.
Temu jak się przed tym bronić, poświęciłem osobny odcinek mojego podcastu.
>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | YouTube
5. Decyzja o rejestracji znaku towarowego
Na oko, 90% sprzeciwów składanych jest w ostatnim tygodniu. Może to wynikać z tego, że trzeba załączyć wyczerpujące uzasadnienie z dowodami. O ile sprzeciwy nie wpłyną, otrzymasz warunkową decyzję o rejestracji danego znaku towarowego.
Czyli dostaniesz świadectwo ochronne pod warunkiem wniesienia opłaty urzędowej za 10-letnią ochronę. Na marginesie dodam, że oszuści z poprzedniego punktu liczą właśnie na to, że to im zrobisz ten przelew.
Zauważyłem częsty błąd na tym etapie. Ludzie myślą, że samo zgłoszenie daje im już ochronę. Nie odbierają potem listu z urzędu albo nie wnoszą wymaganych opłat.
Efekt tego jest taki, że masa zgłoszeń ma status: „wygaśnięcie decyzji warunkowej”. To bezpowrotnie kończy proces zgłoszeniowy i prawo do znaku nigdy nie powstaje!
Przykład:
Co ciekawe, sporo z takich osób żyje w przekonaniu… że znak jednak zastrzegli. Posługują się nawet bezprawnie symbolem R-w kółku przy logo. Taka niefortunna pomyłka może ich kosztować grzywnę do 5 tys. zł.
Co robi rzecznik patentowy?
Trzymam rękę na pulsie. Jeżeli do Klienta przychodzi rzekome pismo z Urzędu Patentowego, to ja je analizuję i potwierdzam, że to fałszywka. W końcu Urząd całą korespondencję zawsze wysyła do mnie jako do pełnomocnika. Wszystko co mnie omija, powinno wzbudzić Twoje uzasadnione podejrzenia.
Jak otrzymam warunkową decyzję o rejestracji, to informuję o tym Klienta. Pilnuję zarazem, aby nie przeoczył płatności. Przedsiębiorcy są zapracowani więc czasami muszę się im kilkakrotnie przypominać. Jestem przekonany o tym, że gdyby nie to, część z nich nie dopełniła by tych formalności.
6. Wydanie świadectwa ochronnego przez Urząd Patentowy RP lub EUIPO
Ukoronowaniem skutecznej rejestracji znaku towarowego jest świadectwo ochronne. To ozdobny dokument, który stanowi oficjalne potwierdzenie:
- że jesteś właścicielem znaku;
- jakiej odmiany dotyczyło zgłoszenie (nazwy czy logo);
- w zakresie jakich towarów i usług masz wyłączność;
- od jakiej daty obowiązuje 10 letnia ochrona.
Świadectwo poza tym, że wizerunkowo prezentuje się świetnie, ma też praktyczne zastosowanie. Możesz nim postraszyć naruszyciela, a nawet jednym mailem usunąć go z Allegro, Amazonie czy OLX. Nie musisz go wcale pozywać. 🙂 Rejestracja znaku towarowego daje naprawdę wiele korzyści.
Jak zastrzec znak towarowy z rzecznikiem patentowym?
W Urzędzie Patentowym pracują tylko ludzie. Również im zdarzają się błędy. Jak otrzymam świadectwo ochronne, to analizuję czy wszystko się w nim zgadza. Chodzi o prawidłowe dane zgłaszającego, wykaz towarów i usług czy datę zgłoszenia. Jeżeli znajdę nieścisłości, cofam dokument do poprawki. W każdym innym przypadku wysyłam go do Klienta.
Ciekawostka:
Normalnie na świadectwo czeka się około 4 m-ce od wydania decyzji warunkowej. Ja znam sposób jak ten okres skrócić do 1 miesiąca. Tę tajemnicę zdradzam tylko Klientom. 🙂
7. Monitorowanie znaków towarowych. Eliminuj znaki podobne!
Procedura sprzeciwowa jest korzystna dla nowych zgłoszeń. Na rejestrację mają szanse znaki identyczne lub podobne z tymi już chronionymi. Ekspert na tej podstawie nie wyda decyzji odmownej. Czyli to na właścicieli znaków zarejestrowanych przerzucono obowiązek pilnowania co jest aktualnie zgłaszane.
Jak pisałem, informacja o zgłoszeniu jest umieszczana w Biuletynie Urzędu Patentowego. To darmowe wydawnictwo dostępne on-line. Zwykle nowe wydania BUP-ów pojawiają się raz w tygodniu. Powinieneś je na bieżąco przeglądać.
Poza tym nie zapominaj, że na terenie naszego kraju obowiązują również unijne znaki towarowe. Regularnie powinieneś więc monitorować dodatkowo bazy EUIPO.
Co robi rzecznik patentowy?
Raczej Cię nie zaskoczę pisząc, że biorę monitorowanie na siebie. Wykorzystuję do tego komercyjne oprogramowanie, które w czasie rzeczywistym skanuje nowe zgłoszenia. Zlokalizowanie podobnego znaku to dopiero początek. Później muszę ocenić, czy faktycznie w świetle prawa będziemy w stanie siłą zablokować rejestrację. Klient dostaje ode mnie taką opinię gratis w ramach całej usługi.
Zawsze staram się tak sprawę załatwić, aby jednak nie trzeba było inwestować w sprzeciw. W tym celu wysyłam do konkurenta pismo ostrzegawcze z żądaniem wycofania zgłaszanego znaku. Jeżeli kolizja jest ewidentna, 80% tak właśnie robi.
Czyli inwestując w monitorowanie, eliminujesz niepotrzebne spory.
Historia Klienta
Czasami monitorując znaki towarowe trafiam na szalenie ważne informacje. Kilka lat temu poinformowałem Klienta, że pewna osoba fizyczna ubiega się o ochronę na znak różniący się od jego dosłownie jedną literką.
Klient zaniemówił. Zgłaszającym okazał się jego własny pracownik. Szybko wyszło, że przygotowywał się do pójścia na swoje. Kilku klientom swojego szefa już pokątnie proponował swoje usługi. A że znał jego ceny, to sam proponował korzystniejsze warunki współpracy.
Ten człowiek uległ mitowi 30% różnic. Jak wiele osób przed nim, naiwnie zakładał, że o ile jego nazwa nie jest identyczna to nie złamie prawa. Tylko dzięki temu Klient dowiedział się o szykującej się zdradzie. To dało mu czas na szybką adekwatną reakcję.
Jak zastrzec nazwę firmy? Zleć badanie rzecznikowi patentowemu
Mam nadzieję, że tym artykułem pomogłem Ci zrozumieć jak zastrzec znak towarowy. Celem takiej rejestracji powinno być zapewnienie bezpieczeństwa Twojej firmie, a nie otrzymanie świadectwa. Tak będzie, o ile sam nie naruszysz cudzych praw.
Aby do tego nie dopuścić, po prostu musisz obejrzeć poniższe nagranie. Opowiadam tam o tym, gdzie i jak sprawdzić, czy dana nazwa jest zastrzeżona.
Zobacz również:
- Klasyfikacja nicejska. 7 dobrych praktyk
- Ile trwa rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP?
- Kto może być właścicielem znaku towarowego?
- Jaki jest koszt rejestracji znaku towarowego UE i PL?
- Co oznacza TM przy logo produktu?
- Definicja znaku towarowego. Przykłady + strategie ochrony
- Znaku towarowego należy używać
- Znak towarowy a prawa autorskie. Co daje lepszą ochronę?
FAQ
Jakich nazw nie da się zastrzec w Urzędzie Patentowym?
Polski Urząd Patentowy odmawia przyznania ochrony w przypadku 28% wniosków❌. Powodem są tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji… i błędy zgłaszających. Możesz się na to przygotować robiąc badanie zdolności rejestrowej marki.
Taka analiza marki pozwala określić dwie rzeczy:
🟢 Czy Twoja nazwa nie jest opisowa? Jest zakaz rejestrowania określeń, które wprost wskazują czym się zajmujesz jak LEKARZ-24.
🟢 Czy Twoja nazwa nie jest kolizyjnie podobna do tego, co chroni już konkurencja. Pamiętaj, że różnica 1 czy 2 literek to za mało.
🔴 Błąd na etapie takiej analizy może sprawić, że zostaniesz pozwany. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoja nazwa jest bezpieczna, skonsultuj się z rzecznikiem patentowym👈. Jeżeli zlokalizuje przeszkody, to pokaże Ci jak możesz je obejść.
Czy znak towarowy można zarejestrować na siebie jako osobę fizyczną?
Tak✅ i wiele osób tak robi. Strategia zastrzeżenia marki na siebie, a nie na firmę, przynosi aż 7 korzyści. Do najważniejszych można zaliczyć:
1️⃣ Uzyskanie monopolu na posługiwanie się marką, zanim ujawnimy ją światu. Dzięki temu będziesz mógł mówić o planach biznesowych zanim otworzysz swoją firmę.
2️⃣ Wyeliminowanie ryzyka kradzieży marki przez trolle patentowe🔴 i nieuczciwą konkurencję. Jeżeli zrobisz pierwszy zgłoszenie, to nikt Cię już nie wyprzedzi.
3️⃣ Ochrona marki przed bankructwem. Spółka ponosi wtedy ryzyko biznesowe, ale w przypadku problemów, komornik nie może zająć praw do marki. Znak towarowy nie będzie bowiem należeć do firmy.
Uważaj na popularny mit❌. Z samego faktu wymyślenia nazwy nie masz do niej praw autorskich. Jeżeli chodzi o znaki towarowe niezarejestrowane, to są chronione przez prawo, ale tylko lokalnie. Sama ochrona jest też następstwem ich komercyjnego używania.
