Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. Na czym polega taka weryfikacja?

• Sprawdź 👉 ile kosztuje badanie marki przez rzecznika patentowego

Weryfikacja dostępności nazwy firmy – najczęstsze mity

Mówiąc szczerze, w Polsce jest ogromny bałagan, jeżeli chodzi o nazwy firm.

I nie jest to jedynie moja opinia, ale również obecnego prezesa Urzędu Patentowego RP, który wystąpił w moim podcaście. Możesz go odsłuchać tutaj.

Kiedy proponuję moim Klientom analizę prawną marki (formalnie jest to badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego), często nie rozumieją po co im to. Niektórzy uważają wręcz, że mogą je zrobić samodzielnie.

A wynika to z kilku powtarzających się mitów.

Mit 1. Sprawdziłem i nikt nie zastrzegł takiej nazwy jak moja

Wiele osób podchodzi do takiej analizy jak do szukania domeny internetowej. Jeżeli jest wolna, to każdy może ją kupić. I analogicznie ludzie sądzą, że skoro nie znaleźli w rejestrze Urzędu Patentowego znaków identycznych, to nie ma przeszkód do zgłoszenia.

Tyle, że w prawie nic nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać. Taka kilkuminutowa analiza jest daleko niewystarczająca! A wniosek, że nasza nazwa na pewno nie łamie prawa będzie przedwczesny.

Zastrzeżone znaki towarowe są bardzo silnie chronione przez prawo. To oznacza, że ten monopol prawny obejmuje również określenia podobne. Jeżeli chcesz otworzyć sklep z zabawkami LULA, to kolizją będą konkurencyjne zastrzeżone nazwy LILA, LOLA czy LU-LAN. W każdym przypadku podobieństwo jest na tyle wysokie, że może wprowadza w błąd klientów.

Mit 2. Wpisałem firmę do CEIDG/KRS, więc działam legalnie

Być może czujesz się bezpiecznie, ponieważ nikt nie robił Ci problemu kiedy zakładałeś firmę. Gdyby było coś nie tak z jej nazwą, urzędnik na pewno zwróciłby na to uwagę.

Czyżby? Wyobraź sobie, że na dzień pisania tego artykułu w rejestrze CEIDG było aż 400 działalności gospodarczych o nazwie TOMBUD.

Prawda jest taka, że nikt nie wyręczy Cię w badaniu znaku towarowego. Często praca takiego szeregowego urzędnika ogranicza się do sprawdzenia czy prawidłowo wypełniłeś dokumenty. Odpowiedzialność za wybranie bezpiecznej nazwy spoczywa na Tobie.

Skuteczny wpis do CEIDG lub KRS nie ochroni Cię w przypadku sporu. To nie jest żadna okoliczność łagodząca. Od Ciebie jako przedsiębiorcy wymaga się, abyś to sprawdził przed założeniem firmy. Jako rzecznik patentowy mogę przeprowadzić taką analizę.

Mit 3. Sprawdziłem czy nazwa firmy istnieje w Google

Na pewno znasz powiedzenie: Czego nie ma w Google, to nie istnieje.

W drobnych sprawach ta zasada może się sprawdzać, jednak opieranie się na niej przy wyborze nazwy to szaleństwo. Fakt, że Google nie wypluł w wynikach wyszukiwania firmy o takiej samej nazwie jak Twoja o niczym jeszcze nie świadczy.

Pamiętaj, że obecnie Google w dużej części wyświetla wyniki lokalne. Jego algorytm może więc uznać, że nie warto pokazywać Ci informacji o włoskiej firmie o identycznej nazwie. A jeżeli taki podmiot chroni nazwę na terenie całej Unii Europejskiej, to masz problem. Nawet jeżeli nie działa w Polsce, Tobie nie wolno w taką nazwę wejść.

Mit 4. Sprawdziłem, że domena www jest wolna

Wolny adres www to dobry prognostyk, ale niczego jeszcze nie przesądza. Włoska firma z przykładu powyżej, najzwyczajniej w świecie może nie chcieć wykupywać każdego adresu ze swoim znakiem towarowym. Nie ma w tym niczego dziwnego.

Powołując się na swoje prawa z rejestracji każdemu konkurentowi taką domenę odebrać siłą.

Prowadzenie sporów w oparciu o „opatentowane” znaki towarowe jest o tyle proste, że w sądzie wystarczy pokazać świadectwo. W takim przypadku nikt, nawet sędzia, nie może kwestionować komu te prawa przysługują. Sam spór będzie dotyczył jedynie tego, czy przez rejestrację i używanie danego adresu www naruszyłeś prawo.

Jeżeli tak – stracisz adres strony internetowej.

Niższe opłaty urzędowe za rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Możesz obniżyć opłaty urzędowe za rejestrację marki aż o 75% dzięki dotacjom z UE. Program skierowany jest do firm z sektora MŚP, a jego górna granica wynosi 700 EUR. W zeszłym roku 100% złożonych przeze mnie wniosków zakończyło się przyznaniem grantu. Chętnie pomogę Ci uzyskać taką dotację. Po prostu napisz do mnie przez formularz.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

Na czym polega badanie znaku towarowego przed rejestracją – dlaczego jest takie ważne?

Porównałem wejście z nową nazwą na rynek do statku, który wpływa na pole minowe.

Nie zrobiłem tego, aby Cię straszyć, ale analogia jest uderzająca. Przeczytaj historie firm, które przez to, że pominęły badanie znaku towarowego przed złożeniem wniosku do Urzędu Patentowego, wpadły w problemy. Chyba zgodzisz się, że taniej i bezpieczniej jest uczyć się na cudzych błędach.

1. Jak za 900 EUR donieść na siebie swojej konkurencji?

Pewnego razu poprosił mnie o pomoc człowiek, który samodzielnie zgłosił swój unijny znak towarowy. Opłaty urzędowe kosztowały go 900 EUR. Nie minęło kilka tygodni, a dostał agresywne pismo z brytyjskiej kancelarii prawnej. Żądano od niego natychmiastowego wycofania zgłoszenia, ponieważ jego nazwa była podobna do tego co chronił już ich klient. Dali mu również 14 dni na zniszczenie wszystkich towarów ze spornym logotypem.

Klient był w szoku. Zapytał mnie, skąd się o nim dowiedzieli? Otóż sam na siebie doniósł składając wniosek o ochronę. EUIPO informuje właścicieli wcześniejszych znaków unijnych o tym, że wpłynęło podobne do nich zgłoszenie.

Mógł tego uniknąć robiąc analizę zdolności rejestrowej znaku towarowego.

2. Strata domeny, na której działał sklep internetowy

Znam historię właściciela sklepu internetowego, który po kilku latach działalności stracił dostęp do swojej strony internetowej. Nie wiadomo czy konkurent świadomie pozwolił mu przez ten czas działać, czy dowiedział się o jego istnieniu później. Fakty są takie, że pozwał polskiego przedsiębiorcę, zarzucając mu, że nazwa jego sklepu narusza zarejestrowany przez niego dużo wcześniej, unijny znak towarowy.

Dla właściciela sklepu to był prawdziwy dramat, ponieważ tracąc stronę www znikał z pola widzenia kupujących. Klient tłumaczył się, że nie wiedział nawet, że badanie znaku towarowego jest potrzebne. Miał pretensje do urzędników, że dopuścili do takiej sytuacji i pozwolili mu działać. Jak już wiesz, nie mieli obowiązku tego weryfikować.

Sprawa zakończyła się ugodą, której częścią było dokonanie cesji domeny.

Podcast o sporach domenowych

Więcej o takich sporach dowiesz się z mojej rozmowy z prezesem Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych dr Ireneuszem Matusiakiem. Podcast to audycja dźwiękowa, którą możesz słuchać na swoim telefonie gdziekolwiek jesteś.

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | YouTube

3. Wycofanie z rynku produktu oznaczonego kolizyjną marką

W tej historii zawiniła agencja reklamowa, która wymyśliła markę pewnego produktu spożywczego. A może Klient, który jej zaufał. Otrzymał on bowiem informację, że agencja zrobiła badanie znaku towarowego i nie znalazła kolizji.

Z tego powodu Klient zlecił mi od razu zgłoszenie logo do ochrony. Kiedy to zrobiłem, formalny sprzeciw do rejestracji wniosła spółka działająca w krajach Beneluxu. Ich znak towarowy nie był identyczny, ale podobny.

Spór trwał 18 miesięcy i zakończył się przegraną Klienta. Czyli formalnie urząd odmówił mu rejestracji. Sytuacja była niebezpieczna. Gdyby konkurenci zdecydowali się go pozwać, musiałby im wydać wszystko co zarobił na sprzedaży tego produktu. Stąd szybka decyzja, aby po prawie 2 latach promocji – wycofać całą markę z rynku.

Nie pytałem Klienta ile na tym stracił, ale uwierz mi, ta decyzja była dla niego trudna.

Jak wygląda profesjonalne badanie znaku towarowego?

Najprościej mówiąc, badanie znaku towarowego ma dać odpowiedź czy wybrana przez Klienta nazwa lub logo, mogą być zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. Przy okazji dowiesz się czy nie narusza ona prawa. W tym celu cały proces dzielę na trzy etapy.

Etap 1. Brak zdolności odróżniającej znaku uniemożliwia skuteczną rejestrację

W pierwszej kolejności sprawdzam, czy dane oznaczenie może w ogóle być znakiem towarowym. Ewentualnie czy nie zawiera elementów wyłączonych z rejestracji. Nie są rejestrowane znaki zawierające flagę lub godło Polski, a także będące wulgaryzmami. Są to tzw. bezwzględne przeszkody odmowy udzielenie prawa ochronnego.

Przykład:

Choć od strony marketingowej, można wchodzić w nazwy każdego typu, to od strony prawnej niektóre nie nadają się, aby je zmonopolizować.

Najczęściej problem dotyczy określeń opisowych.

Są to nazwy, które jednoznacznie wskazują do oznaczania jakich produktów i usług służą. Przykładowo w Bydgoszczy jest sklep o nazwie „Modny but”. Chyba domyślasz się co sprzedają. 🙂 Tego typu określenia należą do domeny publicznej i każdy może się nimi posługiwać.

W innym przypadku, gdyby Urząd Patentowy udzielił ochrony na nazwę „Modny But”, to jego właściciel mógłby zakazać konkurencyjnym sklepom mówienia, że ich obuwie jest modne. To byłby jakiś absurd.

Więcej o znakach opisowych mówiłem w poniższym nagraniu:

Etap 2. Czy jest kolizja z podobnymi znakami?

Na tym etapie oceniam, czy nie występują jakieś względne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Chodzi m.in. o znaki z wcześniejszą datą rejestracji.

I w tym miejscu może Ci się pojawić w głowie szereg pytań:

• Kiedy dwa znaki będą uznawane za podobne?
• Czy używając tej samej nazwy, ale innej grafiki, obejdę prawo?
• Czy zastrzegając logo konkurent ma też monopol na nazwę?
• Co w sytuacji, kiedy jedno słowo w 2 znakach kilkuwyrazowych jest takie samo?
• Czy wystarczy zmienić jedną lub dwie litery, aby obejść prawo?

Niestety na te pytania nie ma prostej odpowiedzi.

Co więcej, wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Finalnie trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy Twój znak towarowy jest na tyle podobny do znaku konkurenta, że może on wprowadzać w błąd Waszych klientów.

Na pewno powiesz, że w przypadku Twojego znaku nikt się nie pomyli.

Tylko czy jesteś obiektywny?

Ludzie przywiązują się do swoich marek jak do własnych dzieci. Chuchają i dmuchają, aby rosły w siłę. To sprawia, że głęboko wierzą w to, że dostatecznie wyróżniają się na rynku.

Brutalna prawda wygląda tak:

Nie jest ważne czy według Ciebie porównywane znaki się różnią.

Liczy się jedynie jak Twój przypadek oceni Urząd Patentowy lub sąd.

Reguły kolizyjności znaków towarowych

Pamiętaj również, że reguły kolizyjności nie zostały zapisane w żadnej ustawie. One ukształtowały się na przestrzeni kilkudziesięciu lat w wyrokach sądów polskich i europejskich. Oznacza to, że aby zrobić prawidłowe badanie znaku towarowego, należy znać dziesiątki wyroków.

I tego uczą się przyszli rzecznicy patentowi w trakcie 3-letniej aplikacji. Ich wiedza i nabyte doświadczenie sprawiają, że są ekspertami w rejestrowaniu znaków towarowych.

Z tego właśnie powodu radzę Ci z dużym dystansem podchodzić do zapewnień grafika, freelancera czy agencji reklamowej, że Twoja nazwa jest wolna. Może i jest, ale i tak wejście w nią będzie łamać czyjeś prawo. Teoretycznie poszkodowany przedsiębiorca z trzeciej historii mógłby teraz żądać odszkodowania za straty, które poniósł przez błędy agencji.

Jak sprawdzić czy logo firmy nie jest plagiatem?

Zgłaszając do UPRP lub EUIPO znak słowno-graficzny (logo) musisz mieć pewność, że nie jest plagiatem. Chodzi o to, że właściciel praw autorskich do niego może w przyszłości próbować unieważnić Twój znak towarowy (powołując się, że narusza prawa osobiste lub majątkowe).

Problem w tym, że nie ma prostego sposobu na wykrycie takiego plagiatu.

Poszukiwania musiałoby obejmować analizę wszystkich grafik opublikowanych na całym świecie. Jak na razie wyszukiwarka Google radzi sobie z tym średnio. Jest jednak skuteczny sposób na to, aby bronić się przed nieuczciwym grafikiem.

Wszystko tłumaczę w poniższym nagraniu:

Etap 3. Ocena szans na uzyskanie ochrony prawnej

Mając informacje z etapu pierwszego i drugiego formułuję wnioski i rekomendacje.

Istnieje kilka strategii prawnej ochrony marki. W kontekście zwiększenia szans na jej rejestrację podzieliłbym je na dwie:

• strategia bezpieczniejsza – po zlokalizowaniu zagrożeń, klient wg moich instrukcji dokonuje modyfikacji znaku towarowego. Dzięki temu zyskuje cenne argumenty za tym, że jego znak dostatecznie się odróżnia.
• strategia bardziej ryzykowna – niekiedy Klienci nie chcą lub nie mogą dokonać zmian w znaku. W takim przypadku zgłoszenie obarczone jest ryzykiem, ale i tak mamy pewne możliwości lawirowania pomiędzy kolizyjnymi znakami. Ta strategia ma rację bytu odkąd znaki rejestruje się w procedurze sprzeciwowej.

Wnioski i rekomendacje przygotowuję w formie pisemnej opinii prawnej.

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego przez rzecznika patentowego. Dlaczego warto zlecić je kancelarii patentowej?

Wnioski z takiej analizy bywają trudne do zaakceptowania, ale zawsze są cenne.

Zyskać możesz nie tylko zarabiając pieniądze, ale również ich nie tracąc. A grozi Ci to, jeżeli po kilku latach działalności, będziesz zmuszony zmienić nazwę.

Zobacz, że zyskujesz w każdej sytuacji:

• w wariancie pozytywnym – informuję klienta, że nie znalazłem przeszkód w rejestracji, więc spokojnie może pod daną nazwą działać. Szanse na uzyskanie ochrony są wysokie.
• w wariancie negatywnym – informuję klienta o tym, że istnieją znaki kolizyjne. Dzięki temu bez narażania się na pozew, może on szybko dokonać zmian.

Taka sytuacja dotknęła właśnie pewnego jubilera z Bydgoszczy. Okazało się, że od 10 lat używa nazwy identycznej z tą, którą od 15 lat ma zarejestrowany jego konkurent w Poznaniu.

Szczęście w nieszczęściu było takie, że poinformowałem go o tym ja.

Efekt tego był taki, że z kilku pomysłów na nowe nazwy, wybraliśmy ten, który przeszedł pozytywną analizę. Klient dokonał rebrandingu, a jego konkurent nigdy nie dowiedział się o naruszeniu.

Badanie znaku towarowego najbezpieczniej jest zrobić zanim wejdziesz ze swoją marką na rynek. Wtedy unikasz ryzyka, że nieświadomie naruszysz cudze prawa. Na tym etapie można jeszcze dokonywać modyfikacji w oznaczeniu. Tego typu analizę można też zrobić, kiedy prowadzisz firmę od kilku lat. Musisz się jednak wtedy liczyć z tym, że rzecznik patentowy znajdzie podobne oznaczenia.

Jak zastrzec znak towarowy?

Zachęcam Cię do obejrzenia poniższego nagrania.

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Jeżeli po tym co przeczytałeś, masz wątpliwości czy w ogóle swój znak zastrzegać, to mam coś, co Ci pomoże podjąć decyzję. Niedawno zrobiłem podsumowanie mojego 10-letniego doświadczenia zawodowego w kancelarii patentowej. W poniższym podcaście opowiedziałem o 22 argumentach za taką rejestracją.

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | YouTube

Zobacz również:

• Czy trademark trolls działają w Polsce?
• Jakich znaków towarowych zastrzec się nie da?
• Licencja na wykorzystanie postaci z bajek. Gdzie szukać kontaktu?
• Jak dostosować znak towarowy do rejestracji?
• Zastrzeżenie wzoru przemysłowego – ile to kosztuje?
• Jak przygotować wykaz towarów i usług? 
• Na czym polega używanie znaku towarowego?
• Pomysł na biznes. 9 skutecznych sposobów na jego ochronę prawną