Znak towarowy w domenie internetowej. Czy to narusza prawo?

• Sprawdź ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Co to jest znak towarowy?

Pojęcie znaku towarowego jest dość obszerne. Upraszczając, chodzi o każde oznaczenie, które pozwala wyróżnić się Twoim towarom lub usługom na tle oferty konkurencji. W praktyce przedsiębiorcy najczęściej wykorzystują do tego nazwę i logo firmy.

Zastanów się, jaką markę wybrałbyś dla lodów, aby zwracały na siebie uwagę? Pisząc „najlepsze lody” czy „naturalne lody ręcznie robione” wskazujesz tylko na ich cechę. To powinno być raczej coś co zapada w pamięć.

Świetnie to zadanie spełnia fantazyjna nazwa KORAL czy ALGIDA.

Świadectwo ochronne na znak towarowy

Aby konkurencja nie mogła się do Twojej nazwy przybliżyć, zastrzeż ją. Dzięki temu uzyskasz 10-letnie prawo ochronne na znak towarowy. Urząd Patentowy potwierdzi to, wysyłając Ci specjalne świadectwo. Znak towarowy w domenie internetowej chroni cały adres. Nie ma lepszego zabezpieczenia.

Czym jest domena internetowa w świetle prawa?

Charakter prawny domeny internetowej może Cię zaskoczyć. Nie stanowi ona bowiem formalnej własności niczym kupiony właśnie samochód. Abonent staje się jedynie stroną umowy łączącej go z rejestratorem. Domenę może wykorzystywać tak długo, jak ma opłacony okres abonamentowy.

Przeniesienie domeny na osobę trzecią możesz zrobić prostą cesją. Tyle, że od strony prawnej będzie to wtedy wejście w prawa i obowiązki abonenta, a nie przekazanie prawa do własności. To sprawia, że cała konstrukcja przypomina bardziej abonament telefoniczny.

Składnikami domeny są nazwa główna i rozszerzenie np. znakitowarowe-blog.pl.

Można utworzyć w ich obrębie również subdomenę typu ochrona.znakitowarowe-blog.pl. Domeny mają hierarchiczną strukturę. Istnieją domeny globalne (najwyższego rzędu) typu .com, .gov, .edu w tym krajowe np. .pl, .de oraz domeny drugiego poziomu jak .com.pl.

Znak towarowy w domenie internetowej

Rejestracja nazw domen odbywa się na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.

Rejestrator nie weryfikuje czy nazwa domeny nie łamie prawa do znaku towarowego. Technicznie możesz więc kupić adres www z nazwą znanej marki. Nie oznacza to jednak, że będziesz bezpieczny. Rejestracja domeny i jej używanie nie może łamać praw osób trzecich. Oferta sprzedaży takiej domeny niekiedy będzie uznawana za piractwo domenowe.

Wiele osób zapomina jednak, że zastrzeżenie znaku towarowego nie daje monopolu absolutnego na nazwę firmy. Zakres takiego prawa ochronnego ogranicza się do towarów oraz usług wskazanych w zgłoszeniu. Czyli jeżeli nie jesteś konkurentem dla takiego podmiotu, to najpewniej danej domeny możesz używać.

UWAGA!

Możesz obniżyć opłaty urzędowe za rejestrację marki aż o 75% dzięki dotacjom z UE. Program skierowany jest do firm z sektora MŚP, a jego górna granica wynosi 1000 EUR. W zeszłym roku 100% złożonych przeze mnie wniosków zakończyło się przyznaniem grantu. Chętnie pomogę Ci uzyskać taką dotację. Po prostu napisz do mnie przez formularz.

^{Dalsza część artykułu pod formularzem.}

Zastrzeżenie domeny jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Czy warto rejestrować?

Strona www to w branży e-commerce centrum działań marketingowych. Możesz się więc zastanawiać, czy takie adresy internetowe da się zastrzec. Czyli czy domenę internetową można chronić jako znak towarowy.

Tak, o ile domena składa się z elementów fantazyjnych. A za takie nie uważa się przedrostka www czy końcówki .pl. Według sądów, te elementy stanowią jedynie informację, że czyjaś oferta jest dostępna w internecie.

Znaki słowne ochronione w formie domen:

• pupilo.pl (R.315788);
• advena.pl (R.309719);
• monetago.pl (R.308933);
• x-com.pl (R.305716).

Przykłady odmów:

• notebooki.pl (Z.477984);
• .pl (Z.476438) – zgłoszenie zrobił sam NASK;
• lampy.pl (Z.452454);
• tylkodobrekosmetyki.pl (Z.438733).

Moim zdaniem, choć adres strony www można zastrzec, to nie warto tego robić. To już lepiej zarejestrować samą nazwę (słowny znak towarowy). Dla sądu, ochrona będzie taka sama. A dodatkowo zabezpieczysz tak wszystkie domeny bez względu na ich rozszerzenie.

Znak towarowy w domenie internetowej. Kiedy naruszy prawa do marki?

Poniższe wskazówki powinny Cię nakierować w dobrą stronę, ale zachowaj ostrożność. Prawo własności przemysłowej jest pełne niuansów i wyjątków. Jeżeli czeka Cię walka o stronę www, to rozważ skorzystanie z porady prawnej rzecznika patentowego. Unikniesz dzięki temu kosztownych błędów. W prawie nic nie jest tak proste jak się wydaje.

1. Sprawdź status znaku towarowego

Często przedsiębiorcy, którzy zastrzegli swoje marki, zapominają o ich przedłużeniu na kolejny okres ochronny. Używają potem latami przy logo R-ki w kółeczku, choć nie mają już wyłączności do znaku towarowego. Jeżeli znasz numer zgłoszenia, to w wyszukiwarce UPRP sprawdzisz jaki jest status takiej ochrony.

O ile będzie tam napisane:

• „umorzenie postępowania”,
• „odmowa”,
• „wygaśnięcie prawa”,

to konkurent nie ma nic.

2. Ustal zasięg terytorialny ochrony znaku towarowego

Uprawniony do znaku towarowego zarejestrowanego w Niemczech nie może zakazać Ci działania w Polsce. Oczywiście w sieci internet granice nie istnieją, ale łatwo ocenić do jakich klientów kierujesz ofertę. Jeżeli stronę internetową masz w języku polskim, to wiadomo, że przeciętny Niemiec na nią nie trafi.

Znaki towarowe mogą korzystać z ochrony prawnej w krajowych urzędach patentowych, ale nie tylko. Jest jeszcze Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, gdzie rejestruje się unijne znaki towarowe.

Zasięg ich ochrony obejmuje wszystkie kraje wspólnoty, w tym naturalnie Polskę.

Pamiętaj jednak, że w ewentualnym procesie właściciel znaku towarowego może powoływać się również na inne przepisy z zakresu własności intelektualnej. Na przykład prawa autorskie do logo, a nawet nazwy domeny.

3. Porównaj towary i usługi. Identyczna nazwa nie musi naruszać prawa

Jak już wspominałem znak towarowy chroni tylko w ramach określonej branży. Zgłaszający musi wybrać towary i usługi z tzw. klasyfikacji nicejskiej. To coś jak polskie PKD. O ewentualnej kolizji z tym prawem ochronnym, można mówić tylko jeżeli w ramach strony www oferujesz coś podobnego.

Zauważ, że na rynku mogą funkcjonować firmy o identycznych nazwach. Jest producent bielizny Atlantic i zegarki Atlantic. Co więcej, każdy z tych podmiotów chroni swoje znaki. Nie są dla siebie przeszkodą, bo działają w innych sektorach rynku.

4. Oceń czy wasze znaki towarowe są podobne

Tutaj przyda Ci się pomoc rzecznika patentowego. Przy identycznych nazwach kolizję łatwo zlokalizujesz sam. Częściej jednak nie jest to tak oczywiste. Przykładowo miał miejsce konflikt pomiędzy chronionym znakiem towarowym CARTIER a domeną chatier.pl.

Abonent domeny przegrał. W uzasadnieniu wyroku mogliśmy przeczytać:

Przy dokonywaniu oceny podobieństwa domeny do zarejestrowanego znaku towarowego należy pamiętać o charakterystycznej budowie domeny internetowej, która obejmuje dodatkowe elementy, jak np. domenę pierwszego stopnia „pl” czy też oznaczenie serwera „www”, jednakże nie powinno się ich brać pod uwagę, gdyż jako takie nie mają one bowiem charakteru odróżniającego. Tym samym Sąd Polubowny stoi na stanowisku, że podobieństwo pomiędzy domeną „chatier.pl”, a znakami towarowymi Powódki „Cartier” zachodzi na płaszczyźnie wizualnej (drobne różnice polegające na przestawieniu liter i zamianie spółgłoski „r” na spółgłoskę „h” nie mają istotnego znaczenia), fonetycznej (w języku polskim w zasadzie wymowa oby wyrazów jest identyczna, a różnica dla polskiego internauty/potencjalnego konsumenta prawie niezauważalna) i znaczeniowej […].

Sąd Polubowny. Czy wystarczy zastrzec znak towarowy?

Jak już pisałem, z tytułu rejestracji domeny nie stajesz się właścicielem praw do marki. Co więcej, abonent domeny wykorzystującej w swoim adresie znak towarowy konkurenta ryzykuje otrzymaniem pozwu. Taki podmiot może zażądać „usunięcia domeny” z Google. A mówiąc precyzyjniej może Cię pozwać np. przed Sądem Polubownym ds. Domen przy PIIT.

O ile ten organ uzna, że poprzez rejestrację i używanie adresu złamałeś prawo, to zostanie Ci rozwiązana umowa z rejestratorem i domenę stracisz. Często słyszę przy tej okazji pytanie, czy formalna rejestracja marki wystarczy, aby wygrać taki proces. To szczegółowo tłumaczę w tym artykule.

Jakie domeny internetowe są bezpieczne?

Ustawa Prawo własności przemysłowej wyraźnie wskazuje jakich nazw zastrzec się nie da. Są to m.in. określenia opisowe, rodzajowe i niedystynktywne. Po prostu nie mieszczą się one w pojęciu znaku towarowego, ponieważ nie mają zdolności odróżniającej. Za chwilę wytłumaczę Ci to na przykładach.

Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ skoro nie da się ich zmonopolizować, to równocześnie każdy może się nimi posługiwać. Taki znak towarowy w domenie internetowej gwarantuje, że nikt Cię nie pozwie. To sprawi, że nie musisz w ogóle przeczesywać wyszukiwarki urzędowej w poszukiwaniu znaków kolizyjnych. Sprawdź tylko dostępność domeny.

1. Kiedy nazwa firmy/domena jest opisowa?

Wtedy, kiedy składa się ze słów, które wprost wskazują na to co oferujesz.

Przykładem niech będzie producent mebli „VIP MEBLE”. Co ważne, taka nazwa nie zostanie uznana za opisową, jeżeli zawiera dodatkowo jakieś elementy fantazyjne. Pozostając przy meblach, ochronę mógłby uzyskać znak towarowy „FENIX MEBLE”.

Wniosek: Bezpieczna domena to taka, która składa się z nazwy opisowej. To dobre rozwiązanie, o ile godzisz się z tym, że nie będziesz miał na nią ochrony prawnej.

2. Kiedy domena ma nazwę rodzajową/generyczną

Jeżeli dany znak uzyska ekstremalnie dużą popularność, to grozi mu degeneracja. Ma to miejsce wtedy, kiedy ludzie przestają go kojarzyć z oryginalną nazwą, a zaczynają z rodzajem produktu lub usługi. To właśnie spotkało cukierki: krówki, raczki czy irysy.

Przykładowo UPRP odmówił rejestracji na „las w słoiku”. Tak zwyczajowo określa się roślinki umieszczone w słoikach. Istnieje wiele określeń, które w danej branży weszły do języka potocznego. Np. słowem „siekiera” określa się mocną kawę. 🙂

Wniosek: Używanie domen z nazwami rodzajowymi nie łamie prawa. Jeżeli konkurencji udało się jednak taki znak towarowy zastrzec, to możesz próbować go unieważnić. Taki los spotkał historyczne znaki: „Wiśniówka”, „Krupnik” oraz „Grzaniec”.

3. Kiedy nazwa domeny jest niedystynktywna? Spór o domenę okazje.pl

To ostatnia kategoria całkowicie bezpiecznych nazw. Chodzi tu o wyrażenia, które może nie wskazują wprost co oferujesz, ale i tak nie pozwalają wyróżnić Twojej oferty na rynku. Przykładem niech będzie grupa nazw domen: usługi24.pl, okazje.pl, super-turbo.

Szczególnie ciekawie potoczyła się sprawa domeny okazje.pl. Broniłem jej abonenta w procesie przed polskim Sądem Domenowym. Pozwała go firma, która zastrzegła w tym celu unijny znak towarowy o takim wyglądzie:

Broniliśmy się tym, że prawa ochronnego do tego znaku nie powinno się rozciągać na nazwę. Ta, stanowi popularną zachętę do zakupów. Jest więc niedystynktywna. I arbiter rozpatrujący sprawę przyznał nam rację. Znak towarowy w domenie internetowej w tym przypadku nie łamał prawa. Więcej szczegółów dowiesz się z tego nagrania.

Czy po zarejestrowaniu znaku towarowego łatwiej przejąć domenę na własność?

To byłoby zbyt proste. Urząd Patentowy działa w oparciu o procedurę sprzeciwową. Osoba, która wnosi o rejestrację znaku towarowego, otrzyma ochronę, chyba, że ktoś złoży sprzeciw. Ekspert, analogicznie jak osoba, która rejestruje domenę, nie weryfikuje, czy wolno Ci się taką nazwą posługiwać.

Może dojść do sytuacji, że przedsiębiorca działa na rynku od kilku lat, ale swojego znaku towarowego nie chroni. Jeżeli pojawia się troll od znaków towarowych, to w oparciu o Urząd Patentowy, zastrzeże na siebie jego markę.

Mamy wtedy kolizję pomiędzy prawami wynikającymi z pierwszeństwa używania nazwy (mapka 1) a formalną rejestracją (mapka 2).

Niewątpliwie procesy sądowe w oparciu o znaki zarejestrowane są łatwiejsze. Zamiast masy dowodów na zasięg działalności, wystarczy przedłożyć świadectwo ochronne. Tyle, że prawa z rejestracji można unieważnić np. w oparciu o zarzut zgłoszenia w złej wierze.

Jak pisałem, cudzy znak towarowy w domenie internetowej, nie zawsze łamie prawo. Warto więc strategię działania omówić z rzecznikiem patentowym. Powinieneś myśleć jak szachista – kilka kroków do przodu. Inaczej na lata ugrzęźniesz w kilku niepotrzebnych procesach.

Rejestracja domeny jako logo

Jak już wiesz nie każda nazwa może być znakiem towarowym. Skoro adres strony www jest opisowy, to czy dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie ochrony na logo? Od strony formalnej taki manewr może się udać.

Ważne tylko, aby grafika logo miała w sobie coś charakterystycznego. Banalny, czarny napis na białym to za mało.

O ile Urząd Patentowy uzna, że takie logo utkwi w pamięci klientów, to otrzymasz prawo ochronne. W wyszukiwarce urzędowej znalazłem wiele takich rejestracji:

Jeżeli chcesz zarejestrować taki znak, to miej świadomość, że prawo ochronne nie obejmie samej nazwy. Tego oczywiście nie widać na pierwszy rzut oka, ale doświadczony rzecznik patentowy to wyłapie. Logo może chronić zawartą w nim nazwę, o ile samoistnie dałoby się ją zastrzec. A słowo „ulotki” na ulotki jest łopatologicznie opisowe.

Siłę ochrony tego typu znaków zobrazuję memem mojego autorstwa. 🙂

Dlaczego zastrzeżenie znaku towarowego w formie logo czasami ma sens?

Pomyślisz teraz, że skoro nie możesz otrzymać ochrony na nazwę, to odpuszczasz sobie zastrzeżenie marki. Tylko prawo prawem, a życie życiem. 🙂 Okazuje się, że zarejestrowany znak towarowy w formie logo, może Ci dać zaskakująco dużo.

Po pierwsze, możesz przy nim legalnie używać R-ki w kółeczku. A to informacja dla konkurencji, że markę chronisz. Większość się przestraszy i wybierze inną nazwę.

Po drugie, zaskakująco często takie prawo umożliwia zablokowanie konkurencji reklam w Google Ads. Tego typu znak nie powinien na to pozwalać, ale tak jest. 🙁

Po trzecie, rejestracja logo pozwala usuwać oferty konkurencji na Allegro. Pracownik, który analizuje takie skargi nie jest prawnikiem. Widzi tylko informację o możliwym naruszeniu prawa, patrzy na świadectwo ochronne i zazwyczaj asekuracyjnie usuwa ofertę. Temu poświęciłem poniższe nagranie.

Czy nazwę firmy i domenę internetową można stracić?

Naturalnie nie ma obowiązku rejestrowania marki. Tylko, że w taki sposób dajesz pole do działania nieuczciwej konkurencji. Pirat domenowy bądź troll od znaków towarowych, może zastrzec logo na siebie. A wtedy zyska silne narzędzie nacisku. Może robić to wszystko, o czym pisałem w poprzednim punkcie.

Oczywiście ktoś może powiedzieć, że taką nieuczciwą rejestrację można unieważnić. Uda się to albo nie uda. Na pewno jednak cała procedura potrwa przynajmniej rok. Czy Twój biznes to wytrzyma? Ile stracisz na odcięciu od kluczowego kanału sprzedaży? A przecież w oparciu o taką rejestrację konkurent może próbować odebrać Ci adres domeny.

Najlepsze zabezpieczenie to rejestracja znaku towarowego zanim takie kłopoty się pojawią.

Jak uzyskać formalną ochronę znaku opisowego?

Prawo znaków towarowych pełne jest wyjątków. Z jednej strony określeń opisowych nie da się zmonopolizować, bo paraliżowałoby to rynek. Z drugiej jednak można ochronić tak znaki, które nabyły tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Chodzi o określenia, które początkowo wskazywały wprost na konkretne towary lub usługi, ale dzięki gigantycznej popularności zaczęły się kojarzyć tylko z jedną firmą.

Znalazłem kilka domen, które zostały zarejestrowane jako znak towarowy słowny:

• Pracuj.pl (R.272318);
• eObuwie.pl (R.302616);
• Booking.com (EUTM-008955353).

Zabezpieczenie tych nazw nie było proste. W pierwszej kolejności urzędnik odmówił im rejestracji. Podstawową funkcją znaku jest odróżnienie towarów oraz usług na rynku. Zgłaszający musieli więc udowodnić, że znacząca część odbiorców, kojarzy ich nazwę jako markę handlową.

Większość przedsiębiorców nie jest w stanie wykazać tak dużej rozpoznawalności. W takich sytuacjach szczególnie przydaje się pomoc rzecznika patentowego. Rzecznik oceni czy masz szansę na ochronę i doradzi Ci jak zwiększyć szansę na skuteczną rejestrację znaku słownego.

Co daje rejestracja znaków towarowych?

Zastrzeżenie nazwy firmy pomaga przejąć domenę, ale nie jest gwarancją sukcesu. Wszystko zależy od innych okoliczności sprawy. Jeżeli jednak to Ty daną marką posługiwałeś się pierwszy, a potem ją zarejestrowałeś, to masz na to duże szanse. Niemniej korzyści z takiej formalnej ochrony jest więcej.

1. Stajesz się oficjalnym właścicielem marki

Dzięki formalnej rejestracji zyskujesz pewność prawną. W świadectwie ochronnym widniejesz jako właściciel praw. Ja ten dokument często porównuję do aktu notarialnego. Wygląda jednak dużo lepiej. 🙂

Uzyskanie takiej ochrony często eliminuje ryzyko konfliktów o to do kogo należy marka. Były wspólnik czy pracownik nie będzie próbował robić własnego zgłoszenia, bo ty byłeś z nim wcześniej. Mówi się, że pierwszy w Urzędzie Patentowym zyskuje najwięcej.

2. Silna ochrona domeny internetowej przed nieuczciwą konkurencją

Znak towarowy chroni przed ryzykiem wprowadzenia w błąd klientów. Oznacza to, że masz możliwość odzyskania domeny różniącej się np. jedną literką czy myślnikiem. Skoro Twoja nazwa jest już zajęta, to konkurencja nie powinna się do niej aż tak zbliżać.

W ewentualnym konflikcie domenowym łatwo wykażesz przysługujące Ci prawa. Wystarczy, że przedłożysz do akt świadectwo. Odwracasz tym ciężar dowodowy.

Teraz to przeciwnik musi wykazać, że z jakichś powodów mógł korzystać z Twojej nazwy.

3. Podniesienie zaufania do marki dzięki R-ce

Symbol ® to informacja, że dana nazwa lub logo to zarejestrowany znak towarowy. Tyle, że większość klientów o tym nie wie. Jako, że ten znaczek widnieje przy największych markach świata, sporo osób myśli, że oznacza „oryginalny”.

Konsekwencją tego jest to, że marki posługujące się R-ką w kółeczku, uważane są za bardziej wiarygodne, a wręcz prestiżowe.

Domena internetowa a znak towarowy – podsumowanie

To właściwie standard, że strona www zawiera w sobie firmowy znak towarowy. Jeżeli jest zarejestrowany to musisz uważać, aby nie wejść w zakres jego ochrony. A ten jest precyzyjnie określony co możesz sprawdzić w rejestrze urzędowym. Obejmuje określone terytorium oraz towary i usługi.

Znak towarowy w domenie internetowej może naruszać czyjeś prawo, o ile adres www jest używany komercyjnie. Jeżeli na domenie zarabiasz, ale operujesz w innej branży, to również jesteś bezpieczny. Poza tym są również inne wyjątki, jak prawo używacza uprzedniego. O ile stoisz teraz przed widmem sporu o markę lub domenę – skonsultuj się z rzecznikiem patentowym.

Możesz tylko na tym zyskać.

Zobacz również:

• Czy lepiej chronić nazwę czy logo?
• Co to jest klasyfikacja nicejska? Jak z niej prawidłowo korzystać?
• Ochrona domeny w Urzędzie Patentowym. Co należy wiedzieć?
• Jak chronić adres strony www przed kradzieżą?
• Kradzież nazwy poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym
• Co oznacza skrót TM przy logo?
• Jak chronić markę w Polsce, Europie i na świecie?
• 6 błędów przy sprawdzaniu dostępności nazwy dla firmy