Jak korzystać z klasyfikacji nicejskiej? Tych 9 błędów unikaj!

• Sprawdź ceny minimalne za usługi rzecznika patentowego

Co to jest klasyfikacja nicejska?

Najprościej mówiąc klasyfikacja nicejska to uporządkowany wykaz towarów i usług dla zgłoszeń znaków towarowych. Jest ona niezbędna przy rejestracji nazwy lub logo firmy.

Klasyfikacja nicejska została ustanowiona Porozumieniem Nicejskim z 1957 r. Dzięki niej ujednolicono pojęcia, które są wykorzystywane przy zgłoszeniu znaku towarowego. Jest ona zarządzana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). A jej oficjalna nazwa to Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji znaków.

Czy klasyfikacja nicejska jest aktualizowana?

Zadaniem klasyfikacji jest odzwierciedlenie potrzeb rynku. W związku z tym jest ona regularnie aktualizowana. Istotne zmiany są wprowadzane do nowego wydania zwykle co 5 lat. Natomiast niewielkie poprawki są publikowane co roku.

Aktualizacje obejmują w szczególności:

• przenoszenie towarów i usług pomiędzy klasami;
• przeredagowanie obecnych pojęć;
• dodawanie nowych pojęć;
• dodawanie nowych klas.

Aktualnie obowiązuje 11 edycja. Kolejna ujrzy światło dzienne z początkiem 2023 roku. Rynek tego potrzebuje szczególnie w zakresie produktów wirtualnych (Metaverse).

Klasyfikacja towarów i usług – dlaczego powstała?

Ochrona znaku towarowego jest przyznawana w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Te posegregowane są w ramach klas. Podział taki ma na celu:

• ułatwić wyszukiwanie znaków kolizyjnych przed dokonaniem zgłoszenia;
• uprościć proces rejestracji znaków towarowych;
• umożliwić wyszukiwanie znaków w ramach monitorowania konkurencji.

Korzystając z terminów z klasyfikacji unikniesz opóźnień w procedurze rejestracji. Mogą one być spowodowane koniecznością tłumaczenia Twoich pojęć na inne języki.

Urzędy odpowiadające za rejestrację znaków towarowych używają klasyfikacji w swoich oficjalnych dokumentach i publikacjach. Klasyfikacja nicejska ma zastosowanie praktycznie we wszystkich krajach świata. Używa ją około 150 urzędów patentowych.

Możesz od razu przejść do sedna tego artykułu klikając tutaj:

<< 9 BŁĘDÓW przy przygotowywaniu wykazu towarów i usług >>

Klasyfikacja towarów i usług a klasyfikacja PKD

Klasyfikację nicejską można porównać do naszej krajowej klasyfikacji PKD. Jako przedsiębiorca na pewno się z nią spotkałeś. Jest niezbędna przy zakładaniu firmy. Klasyfikacja nicejska jest jednak znacznie czytelniejsza. Co nie znaczy, że korzystanie z niej jesz szybkie, łatwe i przyjemne.

Pamiętaj, że sama rejestracja przedsiębiorstwa w CEIDG czy KRS nie zapewnia Ci ochrony marki. Aby mieć monopol na nazwę w danej branży musisz zastrzec znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Poniższe mapki świetnie odzwierciedlają, jaka jest różnica między znakiem zarejestrowanym a niezarejestrowanym.

Formalna rejestracja nazwy i logo eliminuje niepewność prawną. Pozwala to ustalić od jakiego dnia prawo Cię chroni, na jakim terytorium i w obrębie jakich towarów i usług. Opierając się na ochronie marki bez tej rejestracji, musiałbyś to wszystko wykazywać dowodami w sądzie. Czyli klasyfikacja nicejska przyczynia się do większej przejrzystości.

Jak zbudowana jest klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja składa się z 45 klas. Dzielą się one na:

• klasy towarowe (klasy od 1 do 34);
• klasy usługowe (klasy od 35 do 45).

Każda klasa składa się z nagłówków, które opisują ogólny charakter towarów i usług. Poszczególne klasy zawierają pojęcia opisujące, to co oferujesz swoim Klientom.

<< Zobacz nagłówki 45 klas klasyfikacji nicejskiej >>

Poniższa tabelka przedstawia kilka przykładów. Jak widzisz, niektóre klasy zawierają niepodobne do siebie towary albo usługi. Tak jest choćby w klasie 45.

Opłaty zależą od ilości klas czy od ilości wybranych pojęć?

Każda klasa towarowa wskazana w podaniu o rejestrację znaku towarowego wymaga uiszczenia opłaty urzędowej. Na jej wysokość nie ma jednak wpływu ilość pojęć, które w ramach danej klasy wybierzesz. Czy będzie to jedno czy sto, opłata będzie taka sama.

UWAGA!

Możesz obniżyć opłaty urzędowe za rejestrację marki aż o 75% dzięki dotacjom z UE. Program skierowany jest do firm z sektora MŚP, a jego górna granica wynosi 1000 EUR. W zeszłym roku 100% złożonych przeze mnie wniosków zakończyło się przyznaniem grantu. Chętnie pomogę Ci uzyskać taką dotację. Po prostu napisz do mnie przez formularz.

Czy muszę korzystać z klasyfikacji nicejskiej przy zgłoszeniu?

Decydując się na rejestrację znaku towarowego musisz wcześniej ustalić:

• co chcesz chronić (nazwę czy logo);
• gdzie (Polska czy UE) oraz
• w jakiej niszy biznesowej (klasyfikacja nicejska jest narzędziem do opracowania wykazu towarów i usług).

Podanie o rejestrację bez takiego wykazu zostanie odrzucone. Wynika to z tego, że nie da się uzyskać monopolu absolutnego na samą nazwę czy logo. To prawo wyłączne musi mieć jakieś ograniczenia, abyś nie blokował zbytnio rynku.

Tworząc wykaz towarów nie możesz wskazać pojęć, które sam wymyśliłeś. Wybrane hasła muszą być jasne i precyzyjne, aby każdy zrozumiał Twój zakres ochrony.

Dlaczego klasyfikacja nicejska jest tak ważna?

Niestety, przedsiębiorcy interesują się zastrzeganiem znaków towarowych często dopiero, kiedy mają problemy. Nagle konkurencja zaczyna się posługiwać się dziwnie podobną nazwą. Może być nawet gorzej, jeżeli dodatkowo zastrzeże ją w Urzędzie Patentowym. Otrzymują wtedy pismo z żądaniem zmiany nazwy firmy.

W takich sporach, pierwsze co robimy, to analiza co dany znak towarowy faktycznie zabezpiecza. Wykaz towarów i usług to najważniejszy jego element. Decyduje bowiem jak szeroki (lub wąski) jest ten monopol prawny.

1. Dokładnie wskazujesz zasięg swojej ochrony

Ochrona znaku towarowego jest ograniczona do określonego terytorium oraz wskazanych towarów i usług (wg. Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług). Przedsiębiorcy, którzy dopiero wchodzą na rynek, wiedzą jakie nazwy są już zajęte w danej branży. Wyszukiwarki znaków towarowych są dostępne dla wszystkich.

Dzięki temu wygrywają dwie strony. Ty, ponieważ Twoja nazwa jest bezpieczna. A konkurent, ponieważ trafia na informację, że dane oznaczenie zastało zastrzeżone.

2. Unikasz ataku ze strony konkurencji

Przed wejściem na rynek z daną nazwą warto zlecić rzecznikowi patentowemu weryfikację dostępności nazwy firmy. Osobiście wykonuję takich badań kilkanaście w miesiącu. Dzięki temu mogę zweryfikować, czy Twoja nazwa będzie naruszała czyjeś prawa czy nie.

Natomiast po otrzymaniu ochrony wielu Klientów decyduje się na monitorowanie ochrony znaku towarowego. W ramach tej usługi nasza kancelaria weryfikuje, czy Twoja konkurencja zgłasza podobne znaki. Dzięki temu szybko zablokujesz im takie zgłoszenie.

W obu przypadkach ważny jest rzetelnie wykonany wykaz towarów i usług. Jeżeli popełnisz tutaj błąd, konkurencja będzie mogła to wykorzystać.

3. Posiadasz skuteczne narzędzie do walki z naruszeniami

Ochrona znaku towarowego w Urzędzie Patentowym jest wyjątkowo skutecznym narzędziem do walki z nieuczciwą konkurencją. Wystarczy jeden dokument, jakim jest świadectwo ochronne na znak towarowy, a Twoja konkurencja dokona rebrandingu.

Mając w ręku ten dokument jesteś w stanie błyskawicznie osiągnąć to, co po wieloletnim sporze sądowym.

Widać to szczególnie na zewnętrznych platformach sprzedażowych typu Allegro. Mailowo wysyłasz tam skargę na to, że konkurent naruszył Twój znak towarowy. Na dowód przysługujących Ci praw załączasz skan świadectwa.

Pracownik portalu natychmiast zablokuje mu sprzedaż.

Jak używać klasyfikacji nicejskiej? Jakie klasy wybrać?

Nie ma oficjalnej metody w jaki sposób stworzyć wykaz towarów i usług. Ani wymogów ile musisz wskazać klas albo poszczególnych terminów. Możesz więc wybrać jedną klasę, a w niej wskazać jedno pojęcie. I ochrona Twojej marki będzie silna.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy nie możesz wskazać wyłącznie numerów klas. Należy w sposób jasny i precyzyjny określić, jakie towary lub usługi chcesz chronić. Niektóre klasy zawierają kilka tysięcy pojęć. Przykładowo klasa 9 ma ich ponad 6 500.

Może więc wskazać nagłówek, zamiast przeglądać te wszystkie pojęcia i problem będzie z głowy? Niestety to też nie jest takie proste. Nie wszystkie nagłówki są akceptowane przez urzędy. Muszą one spełniać wymagane standardy jasności i precyzji.

Poniżej przykładowe nagłówki, które nie będą zaakceptowane.

Moich towarów nie ma w klasyfikacji nicejskiej. Co teraz?

Świat idzie do przodu. W bardzo szybkim tempie rozwija się każda dziedzina naszego życia.

Kiedyś praca zdalna była możliwa tylko dla niektórych pracowników. Dziś można wszystko tak zorganizować, żeby pracować z domu. Unormowanie tego w przepisach prawa wymaga jednak czasu. Podobnie jest z klasyfikacją nicejską. Pojawiają się nowe produkty, urządzenia i usługi. Ludzie wpadają na genialne pomysły, które chcą chronić.

Egzaminy edukacyjne dla użytkowników pilotażu dronów czy też usługi monitoringu za pomocą drona – jakiś czas temu takich pojęć nie było w klasyfikacji. Dziś można stwierdzić, że są to dość popularne usługi.

Jeżeli klasyfikacja nicejska nie nadąża za Twoją branżą, to możesz w wykazie opisać ją swoimi słowami. Wskazując samodzielnie pojęcia spoza klasyfikacji musisz pamiętać, że trzeba je opisać w sposób jasny i precyzyjny. Dodatkowo należy przypisać je do odpowiedniej klasy.

Uwagi eksperta do wykazu klas znaku towarowego

Może się jednak okazać, że ekspert rozpatrujący Twoje zgłoszenie będzie miał wątpliwości co do niektórych pojęć. Może na przykład zażądać:

• usunięcia ich,
• przeredagowania,
• przeniesienie ich do innej klasy, co może wiązać się z dodatkową opłatą urzędową.

Pamiętaj, że odpowiedzi na pismo od eksperta musisz dokonać w wyznaczonym terminie. Jeżeli tego nie zrobisz, to ekspert umorzy postępowanie.

Czy po zgłoszeniu mogę dokonać zmian w klasyfikacji nicejskiej?

Wybierając klasę powinieneś wziąć pod uwagę dwie istotne rzeczy:

• Teraźniejszość – co obecnie oferujesz swoim Klientom.
• Przyszłość – jakie masz plany na najbliższe lata.

To ważne dlatego, że po zgłoszeniu nie możesz rozszerzyć ochrony. Nie tylko o dodatkowe klasy, ale także o nowe pojęcia w ramach danej klasy. Listę towarów i usług zawartych w zgłoszeniu możesz wyłącznie ograniczyć.

Jeżeli zależy Ci na konkretnych towarach, to musisz zrobić nowe zgłoszenie. W takim podaniu uwzględniasz brakujące klasy i uiszczasz opłaty. To sprawi, że będziesz za jakiś czas dysponował dwoma prawami i dwoma świadectwami.

Po rejestracji możesz zrzec się prawa do niektórych towarów i usług.

Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług – tych błędów unikaj

Niektórym wydaje się, że przygotowanie wykazu towarów i usług jest proste. Wystarczy przecież wybrać pojęcia, które pasują do Twojej działalności. To jednak na tyle doniosła czynność, że nie możesz pozwolić sobie na błędy. Te bowiem zadecydują nie tylko o tym czy swój znak zastrzeżesz, ale również jak skończy się ewentualny spór.

– 1 –

Wybór nieprawidłowej klasy z klasyfikacji nicejskiej

Ten błąd może sprawić, że rejestracja w ogóle nie będzie Cię chronić.

Przykład: Jesteś producentem odzieży dla personelu medycznego. Wskazujesz klasę 25 – odzież, obuwie, nakrycia głowy. Problem w tym, że powinieneś wskazać klasę 10. Zawiera ona odzież, nakrycia głowy i obuwie dla personelu medycznego i pacjentów.

– 2 –

Wskazanie za małej ilości klas

Przedsiębiorcy, często nie wiedzą jak zbudowana jest klasyfikacja nicejska. Zakładają, że jedno ogólne pojęcie ochroni również podobne towary. Diabeł tkwi jednak w szczegółach i nie zawsze tak jest.

Przykład: Oferujesz swoim Klientom napoje alkoholowe takie jak wino i piwo. Wybierasz klasę 33, która zawiera napoje alkoholowe. Piwo znajduje się jednak w klasie 32.

>> Pobierz odcinek | Zobacz wszystkie odcinki
>> Odsłuchaj na: Apple Podcast | Spotify | Google Podcast | YouTube

– 3 –

Wskazanie dużej ilości pojęć w ramach jednej klasy

Więcej nie znaczy lepiej. Tworząc wykaz klas kieruj się zasadą złotego środka. Wybierz te towary i usługi, które oferujesz albo masz zamiar oferować. Unikaj zbyt szerokiej lub niepotrzebnie długiej listy towarów. Dzięki temu zminimalizujesz potencjalny konflikt z innymi znakami. Stajesz się wtedy podatnym na atak ze strony konkurencji.

Wybierając towary, których nie planujesz oferować blokujesz rynek innym przedsiębiorcom. Dodatkowo narażasz się na koszty związane z postępowaniem spornym. Masz 5 lat, aby zacząć używać znaku towarowego. Jeżeli tego nie zrobisz, to konkurencja może wnieść o wygaszenie Twojego prawa.

Istnieje obowiązek używania znaku towarowego

Spójrz na poniższy przykład znaku zgłoszonego do EUIPO (EUTM 018745379). Znak został zgłoszony całkiem niedawno, bo w sierpniu 2022 r. Przedsiębiorca podjął się tego zadania bez pomocy rzecznika patentowego.

W zgłoszeniu wskazał masę pojęć m.in. usługi prawne, usługi pogrzebowe czy też usługi agencji towarzyskich 🙂 Mówi się, że papier przyjmie wszystko (szczególnie ten cyfrowy). Pytanie czy faktycznie jego działalność jest tak szeroka? Szczerze wątpię.

– 4 –

Znaki dotyczą różnych klas. Czy to oznacza brak kolizji?

Klasy klasyfikacji nicejskiej nie mają wpływu na decyzję, czy towary i usługi objęte jednym znakiem towarowym są podobne do innych znaków towarowych.

Klasyfikacja nicejska nie wskazuje ani nie wyklucza podobieństwa. To, czy towary lub usługi są podobne, ocenia się wyłącznie na podstawie porównania danych towarów i usług. Analizie poddaje się m.in. ich charakter, przeznaczenie, sposób użycia, kanał dystrybucji.

[…] klasyfikacja nicejska dotycząca klasyfikacji towarów nie ma charakteru rozstrzygającego, co do przynależności poszczególnych towarów do danej kategorii. Ma ona jedynie charakter pomocniczy przy formułowaniu wykazów towarów dla znaków zgłoszonych Urzędowi Patentowemu, aby uporządkować towary i usługi według właściwości, jakie te towary/usługi posiadają.

Wyrok NSA z 3.02.2009 r. (sygn. akt II GSK 698)8

Może być tak, że towary należące do tej samej klasy mogą być niepodobne. A towary należące do różnych klas można uznać za podobne lub nawet identyczne.

Przykład: W klasie 03 znajdują się kosmetyki i detergenty. Praktyka Urzędu Patentowego wskazuje, że towary te są nie podobne.

Z drugiej strony Urzędy uznają, że kosmetyki (klasa 03) są podobne do usług w zakresie pielęgnacji skóry (klasa 44), ponieważ mają to samo przeznaczenie. Występuje także zbieżność pod względem grupy użytkowników i kanałów dystrybucji.

– 5 –

Niezaktualizowana klasyfikacja nicejska a działalność firmy

Często spotykam się z sytuacją, że firma posiada zarejestrowany znak towarowy od 20-30 lat. Problem w tym, że przez ten czas bardzo mocno zmienił się jej profil działalności. A to oznacza, że stara rejestracja w dużej części nie chroni tego na czym aktualnie zarabia.

Ewentualnie chronione jest jedynie nieaktualne logo.

W takiej sytuacji należy zrobić nowe zgłoszenie, gdzie będzie już zaktualizowany wykaz klas. Można to nazwać rebrandingiem prawnym.

– 6 –

Niepotrzebny wybór usług reklamowych w klasie 35

Przeglądając wykazy zgłoszonych znaków bardzo często w klasie 35 są wybierane usługi reklamowe. Zgodnie z takim wykazem uprawniony oferuje osobom trzecim usługi reklamowe. Czy tak jest w rzeczywistości? Najczęściej nie.

W wykazie nie wskazuj usług, które są wykonywane na potrzeby Twojej firmy. Usługi reklamowe powinny być wybierane przez agencje reklamowe czy marketingowe.

Jeżeli usługa nie jest świadczona na rzecz osób trzecich, lecz stanowi jedynie wewnętrzną pracę przedsiębiorstwa, zbędne byłoby uwzględnianie jej w wykazie towarów i usług zawartych we wniosku

(30/09/2016, T-355/15, ASTEX / ALPEX, EU:T:2016:591, § 37)

Do takich usług oprócz reklamy, można zaliczyć także usługi związane z badaniami i rozwojem własnych produktów. To firma, której zlecasz wykonanie takiej czynności powinna mieć ją w swoim wykazie.

– 7 –

Wskazanie towarów, gdy oferujesz wyłącznie sprzedaż

Jeżeli masz zamiar prowadzić sklep stacjonarny lub internetowy, to zastrzeż swoją nazwę wyłącznie w ramach usług sprzedaży (klasa 35).

Wskazanie klas towarowych naraża Cię na dodatkowe koszty. A w przyszłości w razie sporu trudno będzie Ci udowodnić, że oferujesz także towary pod zastrzeżoną nazwą. Pamiętaj, że w postępowaniu spornym, strona przegrana jest obarczona opłatami.

– 8 –

Znaki towarowe i oznaczenie geograficzne w wykazie towarów i usług

Tworząc wykaz nie możesz używać w nim innych znaków towarowych. Ekspert rozpatrujący Twoje zgłoszenie sprzeciwi się użyciu takich określeń i zażąda zastąpienia ich innym określeniem.

Takimi przykładami mogą być następujące zarejestrowane znaki towarowe:

• Teflon
• Paczkomat
• iPod
• Caterpillar
• Blu-Ray

Lista ta jest otwarta. Osoby trzecie mogą złożyć uwagi, jeżeli zauważą, że w wykazie są użyte zastrzeżone nazwy.

Podobnie będzie z użyciem oznaczeń geograficznych. Nie możesz ich wskazać w wykazie jako ogólnych terminów. Na przykład: szampan czy tequila. Należy doprecyzować, że jest oznaczenie geograficzne.

– 9 –

Bezrefleksyjne kopiowanie wykazu od konkurencji

Przy tworzeniu wykazu nie idź na łatwiznę. Kopiowanie wykazu od konkurencji nie jest dobrym pomysłem. Zarówno na etapie zgłoszenia, jaki i w przyszłości może przysporzyć Ci to wiele problemów.

To, że jakiś czas temu ekspert z Urzędu Patentowego zaakceptował użyte pojęcia, nie znaczy, że teraz też tak będzie. Pamiętaj, że klasyfikacja podlega ciągłym zmianom. Kiedyś przechodziły pojęcia, które teraz nie są akceptowalne przez Urzędy.

Z drugiej strony mogą się także pojawić nowe terminy, które bardziej odpowiadają Twojej działalnośći.

Klasyfikacja nicejska a znaki towarowe – podsumowanie

• Dobrze stworzony wykaz jest kluczem do skutecznej ochrony Twojej marki.

• Dobrze zastosowana klasyfikacja nicejska skutkuje silną ochroną marki. Błędnie wybrane klasy czy w ramach nich pojęcia mogą sprawić, że rejestracja stanie się bezwartościowa. Takie świadectwo ochronne na nic Ci się nie przyda.

• Po zgłoszeniu ochrona znaku towarowego nie może zostać rozszerzona. Powinieneś wybrać towary i usługi, które teraz oferujesz lub będziesz oferował. Uważaj jednak, aby nie wejść w zakres tego, co chroni Twoja konkurencja.

• Przy tworzeniu wykazu trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Klasyfikacja nicejska, chociaż jest czytelna, zawiera sporo niuansów, na które trzeba zwrócić uwagę. Warto więc skorzystać z pomocy rzecznika patentowego.

Współautorami artykułu są: Milena Czupryniak oraz Mikołaj Lech.