Ktoś zgłosił mój znak towarowy w Urzędzie Patentowym! Co robić?

• Sprawdź ile kosztuje konsultacja z rzecznikiem patentowym

Ktoś zgłosił mój znak towarowy. Jak sobie z tym poradzić?

Odkrycie, że ktoś zgłosił do rejestracji Twój znak towarowy może być szokiem. Niestety raczej nie unikniesz wtedy sporu. Choć z drugiej strony, jeżeli dobrze poprowadzisz negocjacje z przeciwnikiem, może się poddać bez walki. Chcę przez to powiedzieć, że nadal masz szansę na odzyskanie marki. Tyle, że nie będzie to zadanie łatwe.

Samo zgłoszenie do Urzędu Patentowego nie wystarczy, aby przejąć prawa do marki. A wiele osób myśli, że tak właśnie to działa. W końcu mówi się, że procedura opiera się o zasadę „Kto pierwszy, ten lepszy”. Nawet, jeśli przeciwnik ochronę otrzymał, możesz mu ją podważyć. To jednak teoria. W praktyce nigdy nie masz gwarancji, że Ci się to uda. Finał takiego sporu zależy od tego, na ile silne dowody będziesz w stanie zebrać.

Ochrona przed i po zarejestrowaniu znaku towarowego

Znak towarowy (np. nazwa i logo Twojej firmy) można zastrzec w Urzędzie Patentowym. Działa to na zasadzie monopolu prawnego. Dzięki temu masz wyłączność na korzystanie z danego oznaczenia w odniesieniu do konkretnych towarów i usług. Chronisz w ten sposób swoją markę przed działaniami nieuczciwej konkurencji.

Zastrzeżenie marki nie jest obowiązkowe. Tyle, że poleganie na tzw. darmowej ochronie jest dość ryzykowne. Wszystko wiąże się z dużą niepewnością prawną. To sędzia opierając się na dowodach, określi, jaki jest zakres terytorialny ochrony Twojej marki. 

Kiedy zwlekasz z „opatentowaniem” marki, otwierasz drogę dla trolli patentowych. To podmioty, które uczyniły z kradzieży marek swoje główne źródło dochodu. Obserwują rynek, wypatrując dobrze działające firmy, by następnie zastrzegać na siebie ich nazwy. Gdy już przebrną przez całą procedurę, żądają od swoich ofiar odszkodowań.

Dlaczego ktoś inny mógł zarejestrować Twoją markę?

Codziennie dziesiątki nowych zgłoszeń znaków trafiają do Urzędu Patentowego RP (UPRP) oraz do Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Na początku procesu rejestracji, ekspert bada wniosek pod kątem formalnym. Następnie przechodzi do analizy merytorycznej, sprawdzając, czy nie występują tzw. bezwzględne przeszkody rejestracji. Chodzi głównie o to czy oznaczenie nie jest opisowe jak „Super Barber”.

Jeżeli takie problemy nie występują, zgłoszenie przechodzi do kolejnego, decydującego etapu. Rozpoczyna się wówczas trzy miesięczny okres, w którym można wnosić sprzeciwy. Zwykle decydują się na to firmy, które mają identyczne lub podobne znaki towarowe. Drobna różnica w literkach nie obchodzi prawa!

Co ciekawe, nawet dużym koncernom zdarza się przeoczyć takie zgłoszenia. Audi nie zareagowało na wniosek dotyczący czterech serduszek. Nieprzypadkowo ten znak służy do oznaczania pokrowców na samochody 🙂

Przedsiębiorcy, którzy nie chronią swoich marek, naturalnie nie śledzą też nowych zgłoszeń w UPRP. To sprawia, że ktoś może swobodnie zgłosić nazwę Twojego przedsiębiorstwa czy produktu. Ekspert rozpatrujący zgłoszenie sam z siebie tego nie zablokuje. Więcej o całej procedurze mówię w poniższym nagraniu.

Jak sprawdzę, czy mój znak towarowy został zgłoszony w Urzędzie Patentowym przez innego przedsiębiorcę?

Instytucje odpowiedzialne za rejestrację regularnie publikują to w swoich bazach. Poniżej przedstawiam wyszukiwarki gdzie sprawdzisz, czy ktoś zgłosił Twój znak towarowy:

• Urząd Patentowy RP (UPRP): To oficjalny rejestr informacji o wszystkich znakach zastrzeżonych w Polsce.
• Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO): Tutaj znajdziesz informacje o znakach, które mają obowiązywać na terenie całej Unii Europejskiej.
• Światowa Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO): WIPO zbiera informacje o znakach zgłoszonych w wielu krajach świata.

Jeśli znajdziesz tam swoją nazwę albo logo, to skontaktuj się z rzecznikiem patentowym. Dowiesz się jakie masz realne szanse na zablokowanie wniosku. W szczególności usłyszysz jakie dowody będą Ci potrzebne w sporze. Samo stwierdzenie, że Ty danym oznaczeniem posługiwałeś się pierwszy nie wystarczy. Diabeł tkwi w szczegółach.

Co zrobić, gdy Twoja marka jest w rękach konkurencji?

Gdy odkryjesz, że konkurencja zgłosiła Twój znak towarowy, czas działać! Istotne, aby zrobić to szybko. Poniżej kroki, które powinieneś zrobić na początku.

1. Zidentyfikuj zgłaszającego

Pierwszym krokiem jest ustalenie, kto dokładnie zgłosił Twój znak towarowy. To może być ktoś z branży, były pracownik, wspólnik, a nawet osoba, która w przeszłości miała z Tobą konflikt. Ustalenie tożsamości zgłaszającego pozwoli Ci zrozumieć jego intencje. To z kolei otwiera drogę do rozmów ugodowych.

2. Sprawdź status zgłoszenia

Kolejnym ważnym krokiem jest określenie, na jakim etapie procedury znajduje się zgłoszenie. Czy konkurent już przeszedł cały proces i znak zarejestrował, czy jest w trakcie? Informacja ta jest kluczowa, ponieważ od etapu procedury zależy na jakie prawa możesz się powoływać. Szerzej tłumaczę to w dalszej części.

Tak te informacje wyglądają przy zastrzeżonym sloganie naszej Kancelarii Patentowej.

Negocjacje z osobą, która zastrzegła Twój znak towarowy

Warto podjąć rozmowy z osobą, która zastrzegła Twój znak towarowy. Ta strategia daje Ci szansę na szybkie i stosunkowo tanie rozwiązanie konfliktu. Oczywiście ma to sens tylko jeżeli osiągniesz cel niskim kosztem. Przykładowo, o ile taka osoba przeniesie na Ciebie zgłoszenie możesz jej zwrócić opłaty urzędowe.

Będzie to tańsze niż regularny spór.

Podczas negocjacji musisz uświadomić taką osobę, że nie nie jest w stanie tego wygrać. Powinieneś pokazać aktualne orzecznictwo, z którego będzie wynikać np. że działała książkowo w złej wierze. Łatwo to wykażesz jeżeli mieliście relacje biznesowe. 

Ktoś zgłosił mój znak towarowy w UPRP! Jak odzyskać markę?

Negocjacje to jedyna opcja, aby uniknąć sporu. Jeżeli jednak przeciwnik nie chce współpracować to nie masz innego wyjścia. O ile dobrze przygotowałeś się od strony dowodowej to możesz:

1. Zgłosić uwagi co do istnienia bezwzględnych przeszkód rejestracji.
2. Wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego.
3. Wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego.

Wybór odpowiedniej ścieżki działań zależy od etapu, na którym znajduje się zgłoszenie.

1. Uwagi do zgłoszenia znaku towarowego

Ekspert nie bada, czy zgłaszany znak towarowy jest identyczny lub podobny do znaków zastrzeżonych. Musi jednak sprawdzić, czy nie ma przeszkód bezwzględnych. Często sprowadza się do analizy, czy zgłoszona marka nie jest ogólnoinformacyjna. Urzędnik powinien także zastanowić się, czy wnioskodawca nie działa w złej wierze.

Właśnie w tym momencie pojawia się Twoja rola jako osoby trzeciej. Na to, że konkurent próbuje Ci markę ukraść musisz mieć silne dowody. Na tym etapie możesz je dostarczyć i opisać relacje ze zgłaszającym. Jest spora szansa, że przekona to urzędnika do wydania decyzji odmawiającej rejestracji.

Nie możesz powoływać się na swoje prawa do marki. Nie masz również statusu strony w postępowaniu. Z kolei osoba zgłaszająca ma możliwość odpowiedzenia na Twoje zarzuty.

2. Sprzeciw do rejestracji znaku towarowego. Podstawy sprzeciwu

Sprzeciw to procedura dzięki której możesz wykazać, że ktoś narusza Twoje wcześniejsze prawa do marki. Na jego złożenie masz 3 miesiące od daty publikacji informacji o złożonym podaniu w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Jeśli posługujesz się nazwą wpisaną do CEIDG albo KRS, to chroni cię tzw. prawo do firmy. Jest to silny argument, który może przeważyć szalę na Twoją korzyść. Z prawem autorskim sprawa jest zawsze bardziej skomplikowana. W wielu przypadkach ani nazwa ani logo nie mieści się w definicji utworu. Przykładem może być sprawa logo zespołu Kombi:

Użycie prostego polskiego słowa „KOMBI” jako takiego w żadnym wypadku nie może być uznane za dzieło literackie. Graficzna prezentacja słowa w łagodnie stylizowanym kroju czcionki nie może być uznana za dzieło sztuki.

Stylizacja całego logo jest tak prosta, że mogła być łatwo stworzona przez każdego i nie wykazuje żadnej autonomicznej wartości twórczej. (…) W konsekwencji logo wnioskodawcy nie może być uznane za „dzieło”, do którego rozciąga się prawo autorskie.

Decyzja z dnia 28/04/2020 r. w sprawie 14 333 C

W postępowaniu sprzeciwowym nie możesz powołać się na złą wiarę. Złożenie sprzeciwu zawiesza rejestrację samego znaku. W sporze jesteś stroną, co daje Ci możliwość bezpośredniego odniesienia się do twierdzeń i dowodów zgłaszającego. Dodatkowo, wszystko odbywa się zdalnie, co znacząco ułatwia proces i obniża jego koszty.

Sprzeciw kosztuje 600 zł. Jeżeli UPRP uzna go za zasadny, odmówi udzielenia ochrony.

3. Unieważnienie prawa ochronnego do znaku towarowego

W ramach tego procesu możesz powoływać się na podstawy prawne z obu poprzednich punktów. Jednak jest i haczyk. Musisz dopuścić do rejestracji spornego znaku. A to już bardzo ryzykowne. Dlaczego? Ponieważ przeciwnik zyska tak narzędzie prawne, którym może Cię blokować na rynku.

Może na przykład zatrzymać Ci sprzedaż. Jeżeli jesteś sprzedawcą na Allegro, to Twoje oferty zostają usunięte w ciągu kilku godzin. Wystarczy mailowa skarga ze skanem świadectwa.

Koszt wniosku o unieważnienie to 1000 zł.

Jeżeli chcesz anulować znak towarowy na podstawie zarzutu opisowości albo złej wiary, nie musisz martwić się o terminy. Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie. Jednak, jeżeli powołujesz się na prawa podmiotowe, masz na to 5 lat od daty rejestracji.

Jak chronić markę i nie pozwolić na kradzież nazwy firmy?

Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna jest nazwa i logo firmy. Na przestrzeni lat inwestujesz w jej rozpoznawalność tysiące godzin. I nagle ktoś może próbować Ci to ukraść. Warto abyś był świadomy tego zagrożenia. Zdecydowanie łatwiej się na nie przygotować niż walczyć o markę na drodze spornej.

Zastrzeżenie znaku towarowego – pierwszy krok do ochrony

Pierwszym i zarazem najistotniejszym etapem w ochronie znaku towarowego jest jego formalna rejestracja. Proces ten zapewnia Ci wyłączność na korzystanie z danego oznaczenia w Twojej niszy biznesowej. Zrób to zanim ktoś inny ubiegnie Cię z wnioskiem. 

Informowanie o prawach do znaku towarowego

Gdy już zastrzeżesz swój znak towarowy, upewnij się, że rynek o tym wie. Umieść obok swojej nazwy lub logo ® (R w kółku). To międzynarodowy symbol informującym, że Twój znak towarowy jest zastrzeżony. To prosty, ale wyjątkowo skuteczny sposób na odstraszenie tych, którzy mogliby pokusić się o naruszenie Twojej marki.

Zobacz jak to robią inni:

Monitoruj zgłoszenia konkurenta – bądź zawsze o krok do przodu

Ochrona marki nie kończy się na jej zastrzeżeniu. Musisz również bacznie obserwować rynek i zgłoszenia dokonywane przez konkurencję. Dlaczego? Nawet po zarejestrowaniu Twojego znaku, inni mogą próbować zgłosić coś podobnego. Istnieje popularny mit 30% różnic. Ponoć tak drobne zmiany obchodzą prawo. To oczywiście nie prawda.

Widząc, że konkurent próbuje zastrzec tak podobny znak, możesz się z nim skontaktować i zażądać wycofania wniosku. A jeżeli się na to nie zgodzi, masz czas na sprzeciw. 

Zobacz również:

• W jakich przypadkach Urząd Patentowy odmówi ochrony?
• Jak długo trwa ochrona znaku towarowego?
• Dlaczego warto zastrzec wzór przemysłowy?
• Jak wygląda procedura rejestrowania znaków towarowych?
• Czym jest renomowany znak towarowy?
• Ile kosztuje uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy?
• Nazwisko lub pseudonim jako znak towarowy
• Prawo własności przemysłowej a własność intelektualna